KAOTICA公司诉宁波奥创专利侵权案

　　一、基本情况

（一）案件基本信息

　　司法辖区：美国

　　审理机关：美国加利福尼亚州中区联邦地方法院

　　纠纷类型：侵权诉讼

　　知识产权类型：专利

　　重点产业：电子信息技术产业

　　案件号：8:20-cv-00080

　　案件结果：原告胜诉

（二）涉案知识产权信息

　　加拿大KAOTICA公司(下称：KAOTICA公司)主张，宁波奥创电子科技有限公司(下称：宁波奥创)在美国销售和许诺销售的Alctron PF8和Alctron PF8 PRO产品侵犯了其专利权(公开号为US8737662，下称：662号专利)。

　　662号专利具体信息如下：

　　主题名称：降噪麦克风附件(Noise mitigating microphone attachment)

　　申请日：2012年9月5日

　　授权公告日：2014年5月27日

　　技术内容：包括用于在录音期间减轻噪声的方法、系统和设备。一种降噪麦克风附件包括泡沫结构。第一空腔从泡沫结构表面处的第一开口延伸并进入泡沫结构中。麦克风插入第一腔体,麦克风的声音接收元件完全安装在结构中。从泡沫结构表面处的第二开口延伸并进入泡沫结构的第二腔被配置为接收来自声源的声音。第一空腔流体连接到泡沫结构内的第二空腔,从而在第一空腔和第二空腔之间形成接合部。连接部、音腔和麦克风的密封件用于保护麦克风的声音接收元件免受除了通过第二开口接收到的声音之外的声音。

（三）涉案当事人信息

　　原告：KAOTICA公司

　　KAOTICA公司是一家加拿大公司，成立于2009年。公司致力于为本地供应商和企业提供支持，其主营产品Eyeball能够将不需要的声音挡在麦克风之外，以便在声学处理不充分的房间或空间内进行更清晰的录音。

　　被告：宁波奥创

　　宁波奥创是一家音频设备技工贸一体化企业，成立于2005年11月，注册地为浙江省宁波市。公司主要致力于高端麦克风及附件、电容话筒、专业耳机、录音设备等产品的研发、生产和销售，产品远销至多个国家和地区。

　　二、基本案情

　　2020年1月，KAOTICA公司向美国加利福尼亚州中区联邦地方法院递交了起诉状，起诉宁波奥创侵犯了其622号专利权，同时被起诉的还有另外的被告John Dose 1-10。KAOTICA公司指控宁波奥创违反了美国35U.S.C.§271的法律规定，制造、使用、许诺销售、销售和/或将其AlctronPF8和Alctron PF8 PRO产品(统称为“被控侵权产品”)进口到美国，并且被控产品已被出售和许诺在美国出售，宁波奥创生产、销售、许诺销售的被控侵权产品至少侵犯了662号专利中的一项权利要求。此外，KAOTICA公司提供了被控侵权产品在美国ebay网上销售的相关证据。

　　KAOTICA公司起诉状中的诉讼请求为：

　　1.请求法院判定被告方侵犯其662号专利权;

　　2.请求法院判定被告方为故意侵权;

　　3.请求法院颁布永久性禁令，禁止被告方生产、销售、许诺销售、进口被诉产品;

　　4.赔偿原告方所有经济损失，包括律师费。

　　2020年2月和3月，宁波奥创两次向法院提起延期答辩请求。该案主办法官准许延期至2020年4月6日。根据美国联邦民事诉讼法规定，专利侵权诉讼案的被告方应当在收到起诉状和传票之日起的21天内，向法院递交应诉书，然后在之后的90天之内，法院会召集原、被告双方开案件管理会议，由主审法官确定后续案件日程，并下达案件审理进度令。

　　2020年3月31日，美国加利福尼亚州中区联邦地方法院对本案作出判决。判决结果为：原被告双方达成和解协议，法院判决确认原告KAOTICA公司的662号美国专利权有效;宁波奥创的被控侵权产品侵权，并发布了永久禁令(永久禁止侵权企业从事与侵权行为有关的行为，包括停止侵权产品在美国市场上的销售、库存、宣传、广告等)。

　　2020年3月31日，原被告双方达成和解协议。根据原、被告双方的和解协议，宁波奥创母公司、其子公司及其职员、代理商、律师、附属机构，以及由宁波奥创参股或控股的公司、机构，被永久禁止：(1)在美国境内和到美国境内制造、使用、销售、许诺销售、广告、促销和进口被指控的产品(以及在662号专利的权利要求保护范围内仅在颜色上不同的其他产品);以及(2)诱使他人在美国境内制造、使用、销售、许诺销售、做广告、促销和进口被指控侵犯662号专利的产品。该禁令将于2032年9月5日(即662号专利的到期日期)终止。

　　美国加州法院还判决宁波奥创无需向KAOTICA公司支付此判决书作出之前因侵犯662号专利而导致的经济赔偿。原、被告双方各自承担己方的律师费及与此诉讼案件相关的费用支出。宁波奥创有权在美国之外销售被控产品，但不得诱使购买者进口或转售这些产品到美国境内。

　　三、法律分析

（一）案例特点

　　本案的最大特点是在非常短的不到三个月时间内，原、被告双方即达成和解。

　　根据美国现行民事法律制度的规定，专利侵权诉讼适用美国联邦法律，诉讼程序整个流程如下：

1.起诉、应诉、下达案件进度令阶段

　　首先是由原告方到联邦地方法院提起诉讼，被告方在收到起诉状和传票之后的21天内，需要向法院递交应诉书。然后，由管辖法院的主审法官召集原、被告双方在之后的90天内召开案件管理会议，确定后续审理日程后，并由主审法官下达案件进度令。该进度令会排出案件事实调查(证据开示)的范围和截至日期(Fact Discovery)、提出动议的截止日期(Motion Deadline)、权利要求解释听审日期(Claim Construction Hearing)、庭审日期(Trial)等等。

2.事实调查阶段

　　事实调查或称证据开示(Discovery)是美国特有的证据搜集程序，是美国专利诉讼中最琐碎、负担最沉重以及诉讼费用最高的程序。在事实调查阶段，原告需要提交侵权争议书，详细说明侵权理由并明确地指出被控产品。被告方则可以提交专利无效争议书，详细说明专利无效的理由，明确列出与之相关的现有技术。事实调查采用的手段主要有五种：

　　(1)要求交付文件和实物，设计研发图纸、销售资料、会计报表，专利申请资料等;

　　(2)要求承认事实：收到过警告函、专利作过修改等;

　　(3)书面讯问;

　　(4)庭外证人质问;

　　(5)传讯证人及证据。

　　事实调查阶段一般需要6-9个月。

3.权利要求解释听审

　　权利要求解释听审也是美国专利诉讼中特有的程序。进行专利侵权诉讼时，须就争议专利的“权利要求”(Claim)文义加以解读剖析，在确定专利保护范围后，开始进一步判断被控专利侵权产品是否因落入专利保护范围，从而构成侵权。因此，关于涉案专利的权利要求如何解释，历来是原被告双方的争议焦点。

　　权利要求解释听审程序通常需要1-2个月。原被告双方互相交换有争议的权利要求词语、术语或是语句，双方对有争议的词语、术语或语句给出的解释及理由。双方磋商解决一部分争议，共同向法院提交一份权利要求解释表，各自向法院提交一份辩护状。在该阶段管辖法院会作出权利要求解释令。实际上案件进行到此阶段，原、被告双方对专利侵权是否成立已有了大致判断，可以向法院请求简易判决(Summary Judgment)以尽早结束诉讼。

4.专家调查阶段

　　紧随其后的是2-3个月的专家调查阶段，在该阶段各方聘请的专家给出技术方面、经济和损失方面的专家报告;专家接受庭外质问，双方挑战对方专家的意见。

5.预审（Pretrial）与庭审阶段

　　在案件进入预审阶段后，原被告双方交换证人名单和证据清单，建议的陪审团等，预审阶段需要1-2个月的时间，直至案件进入正式开庭审理到作出判决。

　　由上述介绍可见，在美国进行专利侵权诉讼的程序非常复杂漫长，整个法院审理专利侵权案件的程序时间依美国各州所在地的联邦地方法院案件受理数量与法官人数及审案效率而各不相同，一般约在24个月左右。

　　通常情况下，在美国进行专利侵权诉讼，作为被告方主要的应对策略包括三个方向：一是积极应诉，主张己方被诉产品或使用的方法未落入原告方的专利权保护范围，或者是已有技术的自由使用;二是在管辖侵权诉讼的法院或者在美国专利商标局向涉案专利发起有效性挑战，以驳回原告方的诉讼权利基础;三是与对方进行谈判以达成和解。

　　显然，前两种应对方式需要经历较长的诉讼程序，对企业正常经营影响较大。此外，美国专利侵权诉讼案件还以其需要花费的高额律师费而著称，由于美国律师的收费机制多为小时费率制，专利律师收费均高达几百美元，加上需要聘请的各种专家证人等费用，平均下来，在美国一件专利侵权诉讼成本约需300-500万美元，有些案件甚至高达上千万美元。

（二）诉讼策略

　　本案中宁波奥创在不到三个月的时间内即快速与原告方KAOTICA公司达成和解，笔者理解应该是基于以下三方面的原因：

　　其一，原告方美国662号专利保护期尚长，专利技术方案不复杂，被控产品与专利权利要求的比对判定相对简单，虽然宁波奥创公司的被控侵权产品使用的是海绵材料主体，但仍有较大概率被判落入662号专利泡沫材料主体的保护范围;

　　其二，如上介绍所述，在美国打专利侵权官司的周期漫长，且高达几千万元人民币的诉讼成本将成为宁波奥创公司的较大经济负担，为避免诉累，与其花费巨额资金去打一场胜率较低的官司，快速与原告方达成和解也不失为一种明智的选择;

　　其三，在遭遇美国专利侵权诉讼纠纷时，需要从企业全球布局、市场份额、经济损益、品牌声誉等多个维度全面考量如何处理该诉讼案。

　　相信在加拿大KAOTICA公司诉宁波奥创专利侵权案中，作为被告的宁波奥创是在权衡了多方利弊后作出了与KAOTICA公司快速和解的决定。如果在美国市场占其销售份额不大的情况下，不需要向原告方支付赔偿金与律师费是一个不错的纠纷处理结果。

　　四、经验启示

　　面对频发的美国专利诉讼，中国企业可采取如下应对策略：

（一）检查警告信

　　(1)主体是否适合，发函人是否为专利权人或其代理人，若不是，其没有权利发出此警告信，收件人无需对此警告信做出反应。

　　(2)告知要件是否符合，警告信中是否写出专利为何、侵权产品及侵权理由，并表明专利权人要求停止侵权、要求赔偿或达成许可使用的态度，上述信息都具备才能达到告知效力。

（二）企业内部应对

　　(1)探悉原告的目的

　　必须了解原告目的，大部分的专利侵权诉讼属于要求市场以达到商业上的目的为主，即影响被告运营，打击被告经营、缩减其威胁、市场，并扩大自己市场。

　　(2)进行侵权分析

　　研发部门、法务部门以及外部律师或专家进行详细的产品侵权分析。若无侵权便可直接回复警告函告知无侵权行为;若存在侵权行为，则应该调查侵权产品的销售数量、销售地区、销售价格，同时也调查专利产品在市场上原有的销售量、销售地区、价格等，并且分析其过去成长率及未来成长率，以推知原告可能请求的损害赔偿额。

　　另外，若存在侵权行为，企业应该考虑可否进行规避设计，是否可与对方和解，若无法和解则应直接准备诉讼。

（三）回复警告信

　　虽然发出警告信，但专利权人很有可能并不提起诉讼，因此回复警告信时，语气应温和。告知对方自己并无侵权，并且附上外部律师提供的无侵权行为法律意见书。在诉讼之前的这份无侵权行为法律意见书非常重要，如果缺少这份法律意见书，则很有可能在后期诉讼过程中被判为故意侵权，其赔偿额将是法定赔偿额的三倍并附加律师费。如果企业内部分析后认为侵权，并且专利无效的证据还不确凿，则不建议给出书面的法律意见书或者提供的法律意见书，仅作出框架或结论性陈词。

（四）承认或否认、积极抗辩

　　依据F.R.C.P.Rule8(b)规定，被告需对原告起诉状中所主张的所有事项予以承认或否认。由于原告专利虽然推定有效，然而就被告侵权则由原告负举证责任，因此被告无必要自行承担相关事项，而转移举证责任到自己身上。

　　另外，建议作为被告的中国企业应尽可能地提起所有能想到的积极抗辩，例如，提出专利无效、专利权不可执行、专利申请过程禁反言、专利申请延滞、时效消灭、双方间有授权契约、未侵权等。

（五）合理使用双方复审程序

　　双方复审(Inter Partes Review，IPR)程序可被用来无效原告的专利权。

　　双方复审程序于2012年9月16日生效，是在美国专利商标局提起专利权无效请求的程序，其主要特点是审理速度快。美国新专利法规定，美国专利商标局必须在启动双方复审程序的1年之内作出最终决定。如果有合理的理由，美国专利商标局可以将此影响最多延长半年。

　　而美国法院在审理侵权诉讼时可以和美国专利商标局的无效程序同时进行。当事人可以要求法院中止诉讼案件，而法官有自由裁量权决定是否中止诉讼。因为双方复审程序的审理速度快，很多法官愿意中止同时进行的法院诉讼，以节省诉讼资源，这样也会为当事人节省诉讼费用。

　　该程序自生效以来，请求人提起专利权无效请求的数量逐年增加，成为当事人抗辩专利诉讼的主要手段。

（六）要求败诉原告承担律师费

　　尽管在一般民事诉讼中，胜诉的一方是不可以向法院要求补偿律师费的，但专利案件是个例外。根据最新的判例，联邦法院为减少非专利实施主体(NPE)的恶意诉讼，做出了大量让败诉方承担胜诉方律师费和诉讼费用的判决。如果获得不侵权的判决，被告就应当主张对方承担律师和证人费用，就可以将损失降低到最低。