美国LUND公司与杭州天铭科技公司专利侵权案

　　一、基本情况

（一）案例信息

　　司法辖区：美国

　　审理机关：美国加利福尼亚州地区法院

　　案件编号：No.8:17-CV-01914

　　审理法官：Hon. Cormac J. Carney

　　知识产权类型：专利、版权

　　纠纷类型：侵权纠纷

　　重点产业：汽车配件

　　案件起诉日期：2017年10月31日

　　案件判决日期：2021年3月26日

　　审理结果：双方达成和解，杭州天铭科技公司同意在涉诉专利到期失效前停止在美国制造、使用、销售、标价销售涉诉产品或将产品出口至美国，并向法院提出撤回所有诉讼和反诉的请求。

（二）涉案知识产权信息

　　原告美国LUND公司拥有的多项可伸缩车辆踏板专利，以及可伸缩车辆踏板安装指南的版权。

　　涉诉专利为美国LUND公司(LUND MOTION PRODUCTS, INC)拥有的电动踏板专利族。

（三）涉案当事人信息

　　原告：美国LUND公司(LUND MOTION PRODUCTS, INC)

　　被告：杭州天铭科技股份有限公司、青岛天铭国际贸易有限公司及香港天铭实业有限公司(下称：天铭科技)

　　二、基本案情

（一）案件事实

　　原告于2017年起诉天铭科技侵犯了其多项可伸缩车辆踏板专利以及踏板安装指南的版权，要求法院判令被告侵权，禁止被告在美国进行使用、进口、销售等任何专利侵权行为及复制、发行等版权侵权行为，并要求支付高达3倍的侵权赔偿，包括原告方的律师费用。

1、专利侵权

　　原告美国LUND公司是世界领先的汽车配件供应商，案涉专利产品系原告美国LUND公司持有的可伸缩汽车踏板，附着在车辆的侧面，可向外伸展用作台阶，并可向内缩回至车底。

　　2013年美国LUND公司收购AMP Research包括该专利在内的所有资产，并制造了PowerStepTM系列产品，多年来被各大汽车制造商所使用，如林肯、通用汽车、雪佛兰等。美国LUND公司对此拥有大量的专利组合。

　　天铭科技在中国是中国实体，生产汽车零部件和配件在美国境内推广、销售，并向分销商和制造商进口可伸缩汽车踏板。天铭科技曾向Rocky Ridge公司出售了可伸缩车辆踏板。Rocky Ridge是一家专业汽车装备商，既直接向客户销售，也通过独立经销商网络销售定制汽车、卡车和房车，为福特等汽车制造商在汽车上安装专业设备，最终通过制造商销售给消费者。多年来，Rocky Ridge在自产车辆和制造商委托制造车辆上安装的均为美国LUND公司制造的PowerStepTM产品。随着天铭科技公司的出现，Rocky Ridge开始安装其生产的可伸缩车辆踏板。在其网站上，Rocky Ridge将这些踏板描述为“Power Step Boards”或“Power Side Steps.”除此之外，天铭科技还通过设立网站、参加博览会等方式进行市场营销。

　　原告指出被告方所生产的T-MAX Step产品存在侵犯其专利权的行为，并将侵权产品在美国销售给其原有客户。

　　美国改装行业协会(SEMA)贸易展系“一流的汽车专业产品全球贸易盛会”，美国LUND公司及AMP Research获得了该展会的诸多奖项。原告指出，被告曾派代表出席美国改装行业协会(SEMA)贸易展，2015年及2016年原告参与展会并展出包含PowerStepTM在内的诸多产品。因此原告主张被告必然知晓PowerStepTM系列产品及其安装指南。除此之外，原专利所有人AMP Research公司也曾起诉过被告方存在侵权行为。在此情形下，被告仍然向美国销售其生产的T-MAX Step产品，是故意进行的侵权行为。

　　案涉专利的原所有权人AMP Research曾对天铭科技美国子公司提起过不止一次专利侵权诉讼，最终法院判决天铭科技构成侵权并颁布禁令，其中就包括天铭科技的可伸缩车辆踏板。原告主张鉴于此段历史，天铭科技知晓美国LUND公司拥有广泛的知识产权组合，可以保护其行业领先的技术。

2、版权侵权

　　美国LUND公司享有Power Step安装指南中有效且可强制执行的版权。

　　原告主张被告至少可以通过AMP Research的公开网站访问LUND的安装指南或衍生作品，并已在美国复制、发行且将继续在美国复制和发行侵犯其版权的安装指南，其中内容公然抄袭了美国LUND公司PowerStep产品安装指南的关键部分，例如，演示如何安装的图像及安装过程中的步骤。

　　同时原告主张被告还诱导其美国客户复制、发行侵权的安装指南，以及创造未经授权的衍生作品。被告这样做的目的是为了促进对侵权安装指南的使用。如前所述，原告主张被告对PowerStepTM产品是知情的，仍复制和发行安装指南，因此其对侵犯版权的行为存在故意。

　　综上所述，原告主张天铭科技通过在美国销售、提供销售、进口和/或使用侵权的T-Max Steps，以及提供安装、使用、翻新和/或维修T-Max Steps所需的指导、指南、手册、使用培训和/或其他材料，积极诱导经销商、零售商、分销商和客户，直接侵犯了原告持有的三项专利，且T-Max明知自己的行为会构成侵权。

（二）判决结果

　　2021年双方签署和解协议，杭州天铭科技公司同意在涉诉专利到期失效前停止在美国制造、使用、标价销售涉诉产品或将产品出口至美国。并向法院提出撤回所有诉讼和反诉的请求。

　　三、法律分析

　　本案中美国LUND公司主张天铭科技存在侵权行为，并要求法院发布禁令，其诉状中着重强调天铭科技抢占了原本属于美国公司的市场份额及客户群体。但实际上涉诉专利采用四连杆机构技术，而天铭科技公司在踏板生产中采用的为拥有自主知识产权的六连杆机构技术，双方的技术核心点和结构存在差异，在实际应用中均能实现使机构伸缩运动的功能。因此从本质上来看美国公司发起诉讼意图阻止天铭科技进入美国市场。天铭科技公司有两个选择：一是不应诉，退出美国市场，意味着放弃全球最大的美国汽车改装市场;二是应诉，维护企业的合法权益，进入美国汽车改装市场。公司积极应诉虽然是一个漫长又艰辛的过程，但最终仍有可能胜诉或与对方达成和解，而不应诉则很有可能败诉，将面临在国外禁售相关产品，让出国外市场。本案中天铭科技公司积极应诉，最终经过三年的时间达成和解，将损失降到最低。

　　在涉外专利侵权纠纷中要促成双方和解，中国企业要善于利用自己手中的专利牌或采取一切可能的手段。一般提起专利侵权诉讼的，往往是同行业的企业。因此，中国企业从自己所有的专利出发，寻找原告侵犯自己专利的证据，并据此起诉原告，从而给原告增加压力，以促成达成和解。但有效对抗也并非凭白无据的起诉对方，否则，就会适得其反。有效对抗不限于以自己所有的权利为依据，还可以通过其他的途径起诉，只要找到原告违反法律规定的地方都可以起诉，并且，也不仅限于原审法院。被告如要起诉，在另案起诉时的角色边转换为原告，对提起诉讼有一定的主动权。只要能够有效打击和遏制对方，并使对方限于被动的地位，被告在和解谈判中的形势会好很多。

　　对于本案的管辖问题，本案原告主张天铭科技在加州受属人管辖，因为其符合“最低限度联系”原则，即美国的长臂管辖。加州是众多拥有“长臂管辖”规定的行政区之一，其民事诉讼法典第410.10条规定：本州法院可以基于任何事由行使管辖权，只要行使该权力不会违反本州宪法和美国宪法的规定。即使加州的立法被认为是全美“最长臂”的规定，但是从众多的判例来看，法院仍然谨慎地遵循“最低联系”尤其是“物理联系”的标准，如被告公司在加州有营业地，或者诉争的交易至少与加州发生过一些哪怕最微小的联系。本案原告主张天铭科技在加州进行了案涉专利产品的销售，故而符合最低联系原则。

　　在跨国知识产权诉讼中，管辖权的确立是一国法院裁决特定纠纷，主导和参与国际知识产权治理规则的前提。同一纠纷由不同国家法院的管辖将适用不同的实体法，可能导致不同的裁判结果。近年来在一些涉及中国企业与美国企业间的跨国知识产权诉讼中频繁将长臂管辖作为争夺司法管辖权的工具，积极扩张其司法管辖权范围，导致相关中国企业因此遭遇诉讼和海外经营拓展受限的双重困境。美国长臂管辖政策表面上打着促进竞争、维护市场秩序、保护知识产权、打击恐怖主义的旗号，但实质是打击和美国企业竞争的企业，维护其国家利益。因此，深入分析美国法院的长臂管辖制度对我国企业和司法的影响并研究、制定相关对策具有紧迫性和重要的现实意义。在新的国际形势下，如何有效维护司法管辖权、为中国企业参与国际竞争提供有力的司法支撑，应成为当前完善我国司法制度面临的重要任务，也是我国正在推进的国家治理体系和治理能力现代化的内在要求。

　　在美国应诉时，被告可以基于法院对该被告无管辖权请求法院不受理诉讼，及基于法院对该诉讼案件而言并非是有管辖权的法院请求法院撤销诉讼，或虽然两个法院都有管辖权，但其中一个法院比原告起诉的法院更适合审理本案，因而被告请求法院撤销原告之诉。如被告能成功地请求法院撤销诉讼而使原告重新在对其不利的法院另行起诉，从时间及诉讼的进行上，对被告都非常有利。

　　在全球化的大环境下，参加国外展会往往是中国企业走向世界的重要一环，然而，中国企业在外国展会上总是会意想不到地碰到各种各样的知识产权问题，导致出国参展反而变成了开拓国外市场的“绊脚石”。正如本案中美国LUND公司以天铭科技与其一同参与了美国改装行业协会(SEMA)贸易展，而主张天铭科技知晓其专利，进而故意实施了专利侵权行为。但参展产品一般是最先进的研发成果，故因其结构、原理、核心技术等能否仅因参展而被抄袭仍存疑。实践中，参展企业在参展前，可就参展产品和材料的知识产权问题进行检索审查，排除侵犯他人知识产权的可能性。尤其要注意相关知识产权在参展地的申请注册情况，因为在中国享有知识产权并不意味着在参展地必然也享有相应的知识产权。

　　四、经验启示

　　近年来，国际经贸关系错综复杂，贸易保护主义抬头迹象明显，受此影响，外贸企业遭受境外知识产权纠纷案件明显增多。世界未来的竞争就是知识产权的竞争。企业作为知识产权创造、运用、保护和管理的主体，只有从战略高度充分认识和把握这一趋势，采取积极主动的措施，把创新、知识产权保护与企业发展战略充分结合起来，才能有所作为，赢得国际市场竞争优势。因此，企业掌握国际知识产权规则、做好海外知识产权布局、提升知识产权国际化水平，做到知己知彼，百战不殆，在保护好自己知识产权的同时又尊重他人知识产权，并充分运用知识产权规则参与竞争十分重要，而且是形势发展的必然。只有这样才能在激烈的国际市场竞争中立于不败之地，使“走出去”的步伐迈地矫健、行稳致远。

　　首先，企业在进入海外市场前，应充分了解同类企业在国外的知识产权状况、所在国家或地区法律制度以及该国知识产权诉讼环境。企业从事境外销售或海外参展，前期应聘请专业知识产权服务机构对自身销售或参展的产品所涉及到的技术、商标、著作权是否侵犯该国专利、商标、著作权，以及违反其他法律法规的规定进行分析或调查，经分析或调查后如果发现有侵权情况存在，可对自己的产品进行改进，避免侵权结果的发生，同时对可能面临的风险制定预案，以便后续从容应对。

　　企业到境外参展，很难完全避免知识产权纠纷。绝大多数参展企业出于成本的考虑，面对法庭临时禁令和在当地的诉讼，面对纠纷，一味躲避只会令对方胜诉，进而导致中国企业在当地的声誉受到损害。无论是否侵权，都要理性、依法对待。当企业在所在国家或地区境内被控侵犯知识产权时，应及时搜集影响对方知识产权权利稳定性的证据及确认自身权利合法有效的证明材料，聘请知识产权专业服务机构对是否构成侵权进行评估，并应尽快组建应诉团队。

　　企业应积极应对知识产权纠纷，根据所在国家或地区法律法规及相关国际条约，维护自身的合法权益。在解决纠纷过程中应优先通过商业谈判或调解的方式解决知识产权纠纷。应诉前应当了解清楚对方的目的，如果对方的目的在于争夺市场，通过专利限制竞争对手的生产规模，那么可以采用专利许可的方式，包括技术交叉许可和专利互换的方式达成和解。如果对方仅仅是为了使用费，那就把握好谈判的时机，以合理的价格达成和解。总而言之，企业应综合分析事态发展决定是否与对方和解及和解谈判策略，这样对公司而言不仅免去了诉讼的风险，又可以守住国际市场。若双方就纠纷解决协商一致，此时应签署书面协议并向法院申请结案;若双方未能达成和解，在法院做出判决后，企业应综合分析上诉可能带来的结果、上诉费用、上诉胜算几率等，决定是否上诉及有关策略。

　　其次，世界上绝大多数国家都有知识产权合法使用抗辩权等公众权利救济制度，企业应根据案件审理国知识产权等法律法规的规定充分行使抗辩权。诉讼中，企业还可依照案件审理国法律的规定就对方知识产权是否有效等向案件审理国法院提起反请求等诉讼。

　　再次，美国专利法对于故意侵权规定了高昂的惩罚性赔偿，即法定的三倍赔偿额并附加律师费。考虑到一般专利案件的赔偿额和律师费很高，所以三倍赔偿是非常严重的惩罚。为了避免惩罚性赔偿，首先可考虑律师出具不侵权或者专利无效的法律意见;如果被告在被指控侵权前请律师对产品作分析，并出示非侵权书面意见，该书面法律意见将使故意侵权的指控不攻自破。如果诉讼开始前不做足功课，官司打到赔偿阶段，便很难避免惩罚性赔偿。

　　最后，企业应将维权活动整理总结，吸取经验教训，以利加强知识产权风险的预见性，提升企业海外知识产权维权保护能力。