Lutec及宁波耀泰与CASCADE及FORUM外观设计侵权案
一、基本情况
（一）案件基本信息
司法辖区：英国
审理机关：英格兰及威尔士商事与财产法院
法官：David Stone(大卫·斯通)
知识产权类型：外观设计
纠纷类型：侵权纠纷
重点产业：户外照明
案件号：IP-2020-000085
（二）涉案知识产权信息
本案所涉及的知识产权类型为注册共同体外观设计(RCD)，两项RCD的公开号分别为EU0005409270001S、EU0005409270002S，均于2006年6月5日提交申请，均将“外部灯”列为外观设计所保护的产品。每个RCD包括4张附图，分别如下所示：
(1)EU0005409270001S
(2)EU0005409270002S
（三）涉案当事人信息
原告：Lutec (UK) Limited、NINGBO UTEC ELECTRIC CO., LTD、LAMPEKONSULENTEN A/S
NINGBO UTEC ELECTRIC CO., LTD，宁波耀泰电器有限公司(下称:耀泰)，成立于2006年，总部位于余姚市，是一家集照明灯具、灯具配件、新型电子元器件、电器产品的制造、生产及销售于一体的企业。耀泰拥有自营进出口权，能独立向国外用户建立良好的合作关系，其产品已销往包括美国、欧洲、澳洲、中东、南美、非洲、日本等65个国家和地区，已建立全球性的销售网络。Lutec (UK) Limited(下称：Lutec)是耀泰在英国的子公司，而Lutec是耀泰的品牌及商标。在本案中，原告Lutec及耀泰请求将外观设计权利人增加为共同原告，经法官批准，权利人Lampekonsulenten A/S (Lampekonsulenten)成为第三原告。
被告：CASCADE HOLDINGS LIMITED、FORUM LIGHTING SOLUTIONS LIMITED
CASCADE HOLDINGS LIMITED(下称：CASCADE)是一家英国的灯具制造及销售商。FORUM LIGHTING SOLUTIONS LIMITED(下称：FORUM)是一家英国节能灯具的设计者和经销商，其在英国从事贸易已有60多年，是英国一些最大零售商的极受欢迎的装饰照明供应商。
二、基本案情
2020年8月14日，原告Lutec及耀泰根据《欧盟理事会共同体外观设计保护条例》共同起诉被告CASCADE及FORUM的Helios系列灯具产品侵犯了其所拥有的两项共同体设计(RCD)。对此，被告CASCADE及FORUM承认在英国销售过Helios U/D和Helios U&D灯具，但否认侵犯了原告的RCD。
随着英国“脱欧过渡期”在2020年12月31日如期结束，RCD将无法再在英国直接获得保护。不过，对于那些在“脱欧”过渡期结束之前就已经完成注册工作的RCD而言，这些RCD将能够继续在英国获得保护。具体来讲，在过渡期前就完成注册的RCD可以保留最初的申请日期和原优先权日，拥有与此前相同的法律地位(前提是申请人是根据英国的法律提交申请或者是进行注册的)，并可作为一件完全独立于此前RCD的英国外观设计来进行转让、许可以及续展。
2021年6月25日，高等法院副法官大卫·斯通做出判决，被告CASCADE及FORUM的Helios U/D和Helios U&D灯具均侵犯了原告的外观设计权。
三、法律分析
（一）认定侵权所适用的法律
设计法规的第十条规定：
(1)RCD授予的保护范围应包括任何不会给知情用户带来不同整体印象的设计;
(2)在确定保护范围时，应考虑设计者进行设计的自由度。
对于RCD的侵权判定，主要包括以下六个步骤：
(1)确定该外观设计拟采用或者拟应用的产品所属的行业;
(2)确定知情用户并在这样做后决定(a)知情用户对现有技术的了解程度和(b)知情用户在比较(如果可能的话，直接比较)设计中的关注程度;
(3)确定设计者进行设计的自由度;
(4)评估RCD与有争议的设计之间的比较结果，同时考虑(a)相关部门;(b)设计者的自由度，以及(c)设计对设计产生的整体印象知情的用户，他们会记住任何已向公众提供的早期设计;
(5)比较中忽略仅由技术功能决定的设计特征;
(6)在某些情况下，知情用户可能会区分各个外观设计的要素，对相同点或不同点给予不同程度的重视。这可能取决于产品相关部分的实际意义、它在使用中的可见程度或其他因素。
（二）英国脱欧后，RCD的变化
根据《英国脱欧协议》中的规定，在脱欧过渡期结束之后，注册共同体外观设计(RCD)将无法再在英国直接获得保护了。
换句话来讲，自2021年1月1日起，如果人们想在英国以及欧盟剩下的27个成员国中为自己的外观设计提供保护的话，那么其将不得不分别向UKIPO以及EUIPO提交两份申请。
不过，对于那些“在脱欧”过渡期结束之前就已经完成注册工作的RCD而言，这些RCD将能够继续在英国获得保护。具体来讲，在过渡期前就完成注册的RCD可以保留最初的申请日期和原优先权日，拥有与此前相同的法律地位(前提是申请人是根据英国的法律提交申请或者是进行注册的)，并可作为一件完全独立于此前RCD的英国外观设计来进行转让、许可以及续展。
如果企业、组织或者个人未能在脱欧过渡期结束之前提交自己的RCD申请或者进行公开的话，那么其将有9个月的时间来在英国提出获得相同保护的请求。不过，在这种情况下，上述企业、组织或者个人需要支付一定的申请费用，而且该申请必须要符合英国的审查与公开规定。
（三）双方的争议焦点
本案中，双方的争议焦点主要包括：(1)产品的形状和线条以及外部装饰是否是专利产品的重要特征;(2)涉及侵权的专利产品要注意考虑知情用户的整体印象。
1..产品的形状和线条以及外部装饰是否是专利产品的重要特征
从RCD附图中可以明显看出，两个RCD都是线条图，灯曲面线条之间的空间是空白的。在本案中，被告代理人认为，这是RCD与两款被控侵权产品的区别，这两款产品的表面有多个平行的脊或槽。即，在线条图中，空白的空间是没有表面装饰的。
法官指出，在Procter & Gamble案中，注册外观设计是用线条图来说明的，这些设计显然只关注外部形状。主审法官和上诉法院都认为，注册外观设计显然是针对其产品形状的，应适当的比较涉案产品的形状，其表面上的图形(或设计的物理体现)是无关紧要的。通常，许多线条图只显示物理形状，如宝洁公司，虽然它们可以显示色彩和装饰，但它们通常不如照片或CAD图像适合用于此目的，因为照片或CAD图像可以轻松显示细微的阴影、轮廓以及装饰，例如颜色和装饰。因此，虽然每个共同体注册设计图像都必须在其自身的上下文中进行解释，但与CAD图像相比，线条图更有可能被解释为不排除装饰。即，最广泛的权利要求可以通过仅显示设计轮廓的图纸来实现。相比之下，照片不仅指定了形状，还指定了表面结构和材料，从而相应地缩小了保护范围。
此外，没有装饰亦可以成为注册外观设计的一个特征，即使图像由线条组成。在Samsung Electronics (UK) Ltd v Apple Inc案([2013] ECDR 1及[2013] FSR 9.)中，线条图包括一个或两个小特征(开口扣和边缘周围的边缘)，自然暗示没有其他装饰。
2.涉及侵权的专利产品要注意考虑知情用户的整体印象
法官按照前文提到的六个步骤进行分析，具体如下;
(1)确定拟采用或拟应用外观设计的产品所属的行业，双方一致认为相关行业为户外照明。
(2)识别知情用户，双方就知情用户的身份达成一致，将她/他描述为“有兴趣为家庭和/或商业场所购买户外灯具的公众成员”。
(3)确定设计者在开发设计中的自由度，如上所述，被告人在审讯前承认，户外灯的设计者的自由度是非常可观的。与设计者的设计自由度有限的产品H&M Hennes相比，这具有要求涉嫌侵权的设计远离注册设计以免侵权的效果。因此，被告的律师明确承认RCD享有“广泛的保护范围”。
(4)评估RCD与有争议的设计之间的比较结果，同时考虑(a)相关部门，(b)设计者的自由度，以及(c)设计对设计产生的整体印象知情的用户，他们会记住任何已向公众提供的早期设计。法官认为，在判断时必须站在知情用户的立场上，评估RCD和Helios产生的整体印象产品，而不是简单地列出相同点和不同点，也不是在它们之间来回切换。虽然考虑各个设计之间的异同是适当的，但重要的是每个设计在考虑设计语料库和设计师的自由度的情况下给知情用户带来的整体印象。
(5)比较中忽略仅由技术功能决定的设计特征，据称，RCD的任何特征都不是完全由技术功能决定的。
(6)在某些情况下，知情用户可能会区分各个外观设计的要素，对相同点或不同点给予不同程度的重视。这可能取决于产品相关部分的实际意义、它在使用中的可见程度或其他因素。
原告的律师提出，知情用户对车灯前部的重视程度高于后部。从RCD附图及被控侵权产品图可以明显看出，在RCD和Helios产品中，灯本身是独立于底座或盒子的独立元件，灯通过底座或盒子连接到墙上。原告律师提出，知情用户将根据设计的使用方式评估设计。法官对此是认可的，在底座或盒子后部的连接机制的设计和Helios灯中的存在清楚地表明灯将连接到墙壁或其他表面(可能是栅栏)。当它如此连接时，灯的前部将是最明显的，因此这是知情用户在她/他的评估中最关注的设计部分。
基于上述分析，法官认定，Helios产品的特征将打动知情用户的特征是灯罩，这些是安装灯后最明显的功能。后面的框将被知情用户视为不太重要，虽然差异可能会在她/他身上注册，但它们不会给这样的知情用户产生与RCD之间不同的整体印象，Helios U/D侵犯了公开号为EU0005409270001S的外观设计权，而Helios U&D侵犯了公开号为EU0005409270001S的外观设计权。
四、经验启示
（一）在英国开展知识产权维权
作为中国企业，在进入英国市场之前，为了更好地维护自身利益，应当先进行专利海外监控工作，提前做好维权准备。根据企业自身的专利布局策略，利用多渠道长期监控类似产品并积极利用英国完善的知识产权法系进行维权。
遭遇侵权时可以考虑采取以下策略进行维权：
1.收集证据
当权利被侵害的情况下，应视情况及时收集证据，并对证据进行公证。并且委托律师向侵权方发出律师函，通过协商的方式来解决，基于协商情况来决定是否提起诉讼。
2.明确诉讼请求
经沟通无效的，可以提起侵权诉讼。如果对方有进出口侵权物品的意向时，可以向海关申请查扣嫌疑物品。如果在紧急情况下，可以申请临时禁令，请求查扣嫌疑物品。
在提起侵权诉讼时，应确定起诉对象，即是否是直接侵权人或间接侵权人。但对于直接侵权和间接侵权的诉讼主张应有所区别。对于直接侵权，可以主张其赔付获得的收益、禁止其在英国境内出售产品等。对于间接侵权，可以主张其赔付相应的应支付权利使用费用。
如果对法庭判决拒不执行的，可以请求法院强制执行。
当权利受到侵犯时，可以向法院提出的诉讼请求有;确认权利的请求;赔偿损失的请求;没收侵权的物质载体的请求;制止侵权行为或构成侵权威胁的行为的请求等。当人身非财产权利受到侵犯时，还可以提出制止侵权行为，并要求补偿自己的精神损害的请求及要求公布法院关于侵权行为的判决。
3.提起诉讼保全
其目的在于顺利和完整地恢复由于民事侵权行为而遭受侵害的权利人的权益。建议具备一定的胜诉可能性时提起诉讼保全。作为权利人提出诉讼保全可以防止损失的扩大并保障胜诉的情况下，权益能够得到迅速的恢复。
（二）外观设计中的侵权判定客体
1.“产品”范围的界定问题
欧盟通过规范的形式指出，外观设计保护范围所涉的“产品的指定”是指申请人在其申请书中必须清楚地包括一项对该申请保护的设计所运用的产品的指定，从而使得每一种产品技能够被划归为唯一的一个洛迦诺分类。但是前述指定不妨碍共同体外观设计保护的范围。因此，欧共体对外观设计的保护并不仅限于依附在产品之上的外观设计。
2.功能性特征的排除问题
涉及外观设计的功能性问题，我国专利法及其实施细则当中都没有做规定，最高院在其《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第11条中表明：在进行外观设计侵权判定时，不应当考虑主要由技术功能决定的设计特征。
在判定某项外观设计是否主要是功能性的，可以从以下几个方面进行分析：(1)产品的使用或其目的的实现是否存在其他的可替代性设计解决方案;(2)相关权利人是否在广告等宣传中利用外观设计的实用优点来吸引顾客;(3)该外观设计是否主要在于其功能性。
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