无限星球国际有限公司、康文森无线许可有限公司诉华为、中兴标准必要专利侵权案

　　一、基本情况

（一）案例信息

　　司法辖区：英国

　　审理机关：英国最高法院

　　案件编号：[2020] UKSC 37

　　审理法官：Lord Reed, Lord Hodge Lady Black, Lord Briggs, Lord Sales

　　案件类型：专利

　　纠纷类型：侵权纠纷

　　重点产业：通信技术

　　案件起诉日期：2014年3月10日(华为案)、2017年7月(中兴案)

　　案件判决日期：2020年8月26日

　　审理结果：原告胜诉

（二）涉案知识产权信息

　　原告无限星球国际有限公司(Unwired Planet International)及康文森无线许可公司(Conversant Wireless)拥有多项涉及2G、3G、4G等通信标准的标准必要专利(SEP)。

（三）涉案当事人信息

　　原告：无限星球国际有限公司(Unwired Planet International)及康文森无线许可公司

　　被告：华为、中兴

　　上诉人：华为、中兴

　　被上诉人：无限星球国际有限公司(Unwired Planet International)及康文森无线许可公司(Conversant Wireless)

　　二、基本案情

（一）案件事实

　　两原告于2014年、2017年分别起诉华为、中兴侵犯了其SEP专利，要求法院判令两被告停止侵权，并支付合理的许可费。

　　一审法院判决专利侵权部分成立，并且禁止被告在获得原告全球许可之前在英国销售和使用相关专利侵权产品。

　　被告不服一审判决，向上诉法院提出上诉，但上诉法院维持一审原判。被告进一步向英国最高法院提出上诉，但最终败诉。

1、无限星球诉华为等案

　　2014年3月10日，无限星球国际有限公司在英格兰对华为、三星和谷歌提起诉讼，指控被告侵犯了无线星球所拥有的在英国生效的六项欧洲专利，并同时要求法院颁布禁令防止被告进一步侵权。同时，无线星球还在德国启动了侵权诉讼。在起诉之前，无线星球试图与华为商讨购买或许可其专利的可能，但双方谈判未果。

　　华为对所涉及的专利提出了无效请求，经2015和2016年的一系列案件的法院审理，其中的两项英国专利被法院认定是既是有效的、也属于SEP专利，且经上述审理后该结论被法院维持。与此同时，上述两项英国专利对应的德国专利也被德国法院认定有效，但其中一项专利未被侵犯，另一项专利被德国法院认定为被侵权。另外，华为还对星球国际的对应中国专利发起了无效请求，并初步使其中一项专利被专利局宣告无效。

　　此后，无线星球于2015年和2016年分别与谷歌和三星达成和解。2017年，法院对本案进行一审审理，认定被告构成专利侵权，并认为英国法院有权对原告的FRAND(公平、合理、无歧视)承诺作出审理和执行。

　　被告华为对一审判决不服并提出上诉。2018年英国上诉法院做出驳回上诉请求的判决。上诉法院的判决认为，虽然一审法院对某一具体案件只能适用一套特定FRAND条件的观点是不正确的，但支持了一审法院认为针对本案只能采取全球许可的方式才算是FRAND的这一观点。

　　针对上诉法院的判决，华为向英国最高法院提出了上诉。

2、康文森诉华为、中兴案

　　2017年7月，康文森无线许可公司在英国针对华为、中兴提起专利权侵权诉讼。除了基本诉讼请求之外，康文森请求法院认定其要求被告同意的全球许可协议是符合FRAND条件的，或者如果法院认为其不符合FRAND条件，则请求法院明确符合FRAND的条件。随后，康文森修改了其诉讼请求，要求法院针对已被认定为有效和被侵权的英国专利向被告发出禁令，直至被告与原告签订法院认定的FRAND许可为止。

　　本案中，华为、中兴对英国法院的管辖权提出如下异议：1)英国法院无权确定外国专利的有效性;2)该法院对此案无管辖权。2018年4月，一审法院裁定驳回了华为、中兴的管辖权异议并批准了康文森向法院司法管辖权之外的地域送达司法文书的请求。在该裁定中，一审法官认为，英国法院对包含在知识产权政策中的合同进行维权的案件具有管辖权，并且有权确定系争许可协议中许可条款的效力。而且，英国法院判决执行合同并确定FRAND许可的条件不会涉及到侵犯外国法院与外国专利的有效性或侵权有关的管辖权问题。一审法官根据专家证据得出了结论，即在未获得涉案双方同意的情况下，中国法院无权就非中国专利相关的FRAND许可费做出裁定。

　　在英国法院就管辖权异议进行审理之前，华为、中兴在中国向康文森的相关中国专利提出了无效宣告请求。在英国一审法院正式宣布驳回被告的管辖异议请求之后，康文森又在德国提起了针对华为、中兴及其德国子公司的侵犯康文森相关德国专利的诉讼。

　　2019年1月华为、中兴就一审法院的管辖权裁定提出了上诉，但上诉法院驳回了该上诉请求。

　　与此同时，在华为、中兴针对康文森的11项中国专利的无效宣告请求程序中，专利复审委员会裁定其中8项无效、2项有效、1项部分有效，但这些案件仍处于上诉程序中，且其中没有一件被复审委宣告有效的中国专利与英国诉讼案中的英国专利同族对应。同时，华为、中兴也在中国单独提起诉讼，请求中国法院确定康文森相关中国专利(有效并且属于SEP专利)的FRAND许可费。华为和中兴向康文森提出由中国法院解决其它全球FRAND许可条件以及非中国专利的合理许可费的主张，但康文森对此予以拒绝。同时，在德国的诉讼中，康文森指控被告侵犯了其两项在德国生效的欧洲专利，并且2020年6月德国法院已对该案进行了庭审。另外，在所涉及的四个英国专利中，英国法院认为其中有两项专利有效并且被告侵犯了其专利权。

（二）判决结果

　　2019年，英国最高法院针对上述案件的上诉案进行了并案审理，并在2020年8月26日作出专利纠纷案的终审裁决。根据该终审裁决，华为、中兴的上诉请求被驳回。因此华为、中兴只能向原告支付英国法院裁定的许可费，否则将会被英国法院发出禁止在英国实施相关专利技术的禁令。

　　三、法律分析

（一）案例特点

　　该系列案自2014年开始至2020年英国法院作出终审裁决结束，在6年中经历了大量的专利侵权诉讼程序和专利无效程序。但最终在英国最高法院作出的令人瞠目结舌的裁定下，华为、中兴不得不饮恨败诉。

　　纵观此两案件，其从本质上讲无非就是无线星球国际有限公司和康文森无线许可有限公司企图就其所拥有的部分SEP专利向华为、中兴收取高额的专利许可费，但遭到了华为、中兴的拒绝，于是演变成一场旷日持久的专利大战。

　　作为技术背景知识，标准必要专利(SEP)对电信行业至关重要。SEP是实施电信标准(例如3G、4G等)必不可少的专利，而且这些电信标准可允许不同制造商生产的技术之间进行通信。标准本身由标准制定组织(“ SSO”)确定，在本案中，相关的SSO是欧洲电信标准协会(“ ETSI”)。ETSI包括来自产生和持有专利的公司(“权利持有人”)以及实施专利技术的公司(“实施者”)的代表。ETSI寻求利用一个合理的知识产权政策来协调权利持有者和实施者的潜在利益冲突，并因此要求作为SEP拥有者的ETSI成员做出不可撤销的承诺，以公平、合理和非歧视(FRAND)的方式将其SEP授权许可给实施者。

　　由此，如何满足FRAND要求在电信领域的商业谈判和法律纠纷中具有重要的战略意义。在大多数情况下，许可方和被许可方通过谈判协商就可以解决这个问题。但是，一旦出现关于FRAND的争议，则这种争议解决将会花费大量的时间和金钱成本。实践中，对FRAND含义的司法指导很少，这种不确定性也会进一步地反映到商业谈判和纠纷中。

　　华为针对有关许可的决定向上诉法院提出上诉，理由是一个国家的法院无权根据该国家的专利侵权裁决而要求被告接受全球许可，并且也无权设定全球许可的条款。这个道理是非常浅显的，即由于各国对专利的可授权性和侵权认定都有其自身的法律规定，因此在英国专利被认定为有效或者专利被认定受到侵犯并不必然地代表在全球其他国家也会产生同样的结论。而仅仅由于在英国构成专利侵权就责令被告支付全球许可费是明显不公平的。但是，上诉法院(Kitchin大法官)却驳回了这一目前得到广泛认同的观点，他同样认为仅英国SEP的许可无法满足FRAND要求，并且认为无限星球向华为提供的全球许可条件对华为来说也是可以接受的。

　　在上述的康文森诉华为、中兴纠纷案中，华为和中兴也对英格兰和威尔士法院的司法管辖权提出质疑，认为英国法院无权按照康文森提出的全球许可条件来要求被告支付许可费。相反，华为和中兴认为由中国法院来对此予以确认更加适合，因为两家公司的营业额大部分都是在中国市场获得。

（二）法院观点

　　在英国最高法院对两个上诉案的审理所涉及的众多问题之中，如何解决以下三个问题是最关键的：

　　第一，英国法院是否有权或有管辖权在双方未自愿同意的情况下行使这样的权利：如果被告不接受原告的全球许可条件，则禁止被告实施相关SEP专利;英国法院是否有权确定此类许可协议的许可费率和许可条件;英国法院是否有权决定其自行确定许可费率和许可条件是符合FRAND要求的;

　　第二，如果第一个问题的回答是肯定的，那么英国法院在康文森案这种诉讼程序中是否为合适的审理法院;以及

　　第三，FRAND承诺中的非歧视性的含义是什么，是否意味着无限星球案在同样的情况下须向华为提供与三星的许可条件实质相同的条件。

　　针对上述问题，首先，英国最高法院认为英格兰和威尔士法院拥有管辖权，并且可以行使权力来限制对英国SEP的侵犯，除非实施者根据FRAND条款获得全球许可。最高法院还认定，法院有权为FRAND全球许可设定条款和费率。虽然英国最高法院也承认确定国家专利的有效性和侵权是授予专利权的相关国家法院的事情，但却坚持认为ETSI知识产权政策既保留了专利持有人的禁令权利，又赋予了国家法院确定全球许可条款的权力。同时，最高法院还认为，其在先审级法院并未假定外国专利的有效性或侵权，而是借鉴了行业惯例对(标准必要专利持有人的)专利组合进行许可，这与相关专利是否有效或者被判断受到侵犯无关。同时，该最高法院还认定，当英国专利因被告拒绝接受全球许可而受到侵犯时，禁令是一种适当的补救措施，因为通过接受许可，实施者“不仅获得了进入英国市场的机会，而且还可以确定其拥有在全球范围内合法制造和销售符合标准的产品的能力”。这个逻辑的潜台词就是，在英国获得SEP专利的全球许可能够为实施者带来很大的便利性，因此实施者为此付出更多的许可费也是合情合理的。

　　关于上述第二个问题 ，英国最高法院确认英国法院有权审理此类案件。但是，最高法院也承认，中国的法院也有权对此进行审理。只是由于中国法院尚未对此作出相关判决，所以英国法院有权来确定符合FRAND原则的全球许可条款。

　　关于上述第三个问题，英国最高法院认为，ETSI知识产权政策中没有明确规定如无限星球向华为提供与之前向三星提供的相同条件的许可的情形。在解释这一决定时，最高法院确定，“公平”“合理”和“非歧视”不应被视为三个独立的义务，而应被视为一项单一的义务。此外，最高法院也认为ETSI知识产权政策中并不包括“最优惠许可”这样的术语。

　　四、经验启示

　　一是加强对全球专利许可情况关注。从以上的介绍可以看出，英国最高法院所作出的决定很可能会导致英国成为SEP权利持有人希望获得其权益的首选司法管辖地，因为这样会产生不需要在各国进行大量侵权诉讼的情况下就可获得全球许可的司法裁定。该决定还提供了一些关于如何确立FRAND条款的信息，例如，要考虑全球情况而不仅仅是国家情况。此外，问题3的答案阐明了满足FRAND不需要与先前提供的许可条款相匹配。因此，该决定总体上显著加强了SEP持有人的地位。

　　二是优化中国企业国内国际SEP布局。从本案的判决中可以还可以看到，英国法院为了体现其全球思维，大胆提出了通过英国本地专利侵权诉讼来撬动全球SEP专利许可的思路，且其在法理说理方面看起来也是具备一定说服力而并非毫无根据。随着全球化竞争的日益激烈化，各国都可能会借鉴这种思维方式来加大自己在全球影响力。对于目前在SEP专利布局方面仍处于被动局面的中国企业而言，这个司法判决带来的影响也并非完全是消极的，相反中国企业可以充分消化吸收其中可能对本方有利的内容并对其善加利用。例如，在中国企业SEP布局占优的5G领域，可以采用这种方式从英国诉讼入手来获得全球专利的许可收入。同时，中国企业也可积极主动地在国内采取必要的法律行动，通过具体案件来推动中国法院作出与英国法院对等的司法判决，为国内企业的生存和发展保驾护航。