安施德工业集团诉天瑞公司商业秘密侵权案

　　一、基本情况

　　原告安施德在本案中诉称被告天瑞在中国境内窃取了其商业秘密，随后将该工艺制成的铸钢火车车轮销售到美国，从而损害了安施德的相关产业，并要求ITC(International Trade Commission)禁止天瑞等被告继续向美国进口由安施德的商业秘密所制造的铸钢火车车轮及相关产品，销毁已经生产或进口到美国的这些产品，并归还给安施德所有包含这些商业秘密的文档和资料。天瑞败诉后向美国联邦巡回上诉法院(CAFC)提起上诉，联邦巡回法院维持原判。

　　二、诉讼过程

（一）一审程序

1、原告主张

　　原告主张被告天瑞盗窃其商业秘密，违反了1930年关税法案337条。请求法院发布禁令。

2、被告主张

　　被告天瑞的专家证人不否认被告使用了ABC工艺来制造相似的铸钢火车车轮，但是被告争辩这些技术秘密以为公众所知，不再是商业秘密。

3、一审法院观点

　　(1)原告安施德满足适格性

　　被告争辩ABC工艺相关的商业秘密，即便被认定为商业秘密，也不属于原告安施德，而只属于上家ABC公司在中国的合资企业—ABC铁路产品中国投资公司—以及大同爱碧玺。对此原告安施德表示，其自Meridian公司收购这些商业秘密后，从未转让给过第三方。法官在审阅了被告的庭前法律文书(Pre-hearing Statements)后发现，被告没能按规定在该文书中提出上述观点，而只是在庭后法律文书(Post-hearing Statements)中首次提及，因此拒绝采纳被告的该争辩理由。同时法官还顺带提到，即使考虑该理由，他也无法找到足够证据显示安施德曾经转让过任何ABC工艺相关的商业秘密。

　　(2)涉案的商业秘密不为公众所知

　　ITC法官接下来对涉案技术是否还具备秘密属性进行了分析。在比较了原告和被告两边的专家证人的当庭证言及第三方证据之后，他支持了安施德的立场，即ABC工艺的商业秘密不为公众所知。

　　法官特别提到，在庭审中，来自AAR下属的技术运输中心(Technology Transportation Center, Inc.，以下简称“TTC”)的Ronald Jones作为第三方AAR的检视员检视了铸钢火车车轮，并作证称ABC工艺的商业秘密不为公众所知。相比之下，被告的专家证人(Skinner博士)的证言却有矛盾之处。该证人虽然自称涉案的商业秘密均为业内工厂工人所知且没有任何创新，但是却也承认没有完整读过卡雷拉手册或大同手册，在某些情况下也没有办法将个案的秘密与铸钢火车车轮的生产制造对应起来。另一位被告专家证人(Packer博士)也有类似缺陷。

　　此外，法官还特别指出大同爱碧玺和信阳同合所做的保护秘密的措施是合理的，因此支持了涉案技术的秘密属性。

　　(3)天瑞的偷窃行为

　　天瑞的证人在庭审中不否认天瑞也在使用与ABC工艺相关的商业秘密，但是天瑞辩称其没有窃取这些商业秘密(即使被认为是商业秘密的话)。但是ITC法官却不这么认为。

　　法官列举了不少证据来说明天瑞无法合理解释其ABC工艺的来源。比如，在证据开示阶段，原告律师发现在天瑞员工的电脑中发现了大同爱碧玺铸造工艺的文档，并且数量不少。天瑞很多与铸钢火车车轮相关的规格书也是由大同爱碧玺前员工准备、审阅或批准的。另外，其中的一位大同爱碧玺前员工(Zhu)在天瑞工作的一年间一直使用假名。2007年8月的一封内部记录中，在天瑞工作的大同爱碧玺前员工(Deng)还提到如何隐藏ABC技术的来源。最致命的是，天瑞的专家证人(Han博士)在撰写专家报告时所使用的一份据称来自第三方的独立文件，实际上是由天瑞暗中给到那个第三方让其作为对自己有利的证据来提交的。

　　不仅如此，法官还在判决中提到天瑞无法出示证据证明自己独立开发完成与ABC工艺几乎相同的制造工艺。因此，直接和间接证据都指向唯一结论，即天瑞窃取了与ABC工艺相关的商业秘密。

　　(4)严重损害美国国内产业

　　违反337(a)(1)(A)的要件之一是要证明上述商业秘密的偷窃行为会毁灭或严重损害美国的国内产业。这一点双方都各自提出了争辩理由。

　　原告安施德自称在美国国内大量生产铸钢火车车轮，不过也承认这些车轮用的是格里芬工艺，而非涉案的ABC工艺。被告天瑞则争辩337(a)(1)(A)所的国内产业必须是使用了涉案技术的国内产业，而不能仅仅是由不同工艺制造出来的相同产品的产业，这也是被告对ITC的在先判例—Sausage Castings—的解读。

　　ITC法官认为在Sausage Castings案之前ITC就有着悠久的基于“市场现实”来进行337调查的历史，不仅仅是针对传统类别的知识产权(例如：专利)，还会调查商业秘密偷窃和其它不正当竞争行为。因此，当1988年337(a)(1)被加入(B)，(C)，(D)和(E)这几条涉及具体知识产权种类的条款时，这意味着对国内产业的要求产生了分化。对于337(a)(1)(B)-(E)，1988年的法案修改要求这些知识产权所涉及的国内产业必须涉及与其中的知识产权(专利、版权、商标、掩膜、外观设计等)所关联的产品，但是对于337(a)(1)(A)这个历史遗留下来的与商业秘密盗窃等不正当行为相关的条款，却没有这样的要求。

　　法官据此判决原告安施德能够证明其铸钢火车车轮的美国国内产业因为天瑞向美国进口了运用偷窃得来的技术制造的同类产品而收到了严重损害。

　　(5)ITC委员会维持ITC法官的初裁并颁布救济措施

　　如果不同意ITC法官的初裁判决中的任何一个部分，ITC委员会都可以依法对初裁决定作出复议并表达自己的观点。但是初裁决定两个月后，ITC委员会决定不对初裁判决作出复议，意味着ITC法官的上述判决均被维持。

　　2010年3月19日，ITC委员会在考量了原告与被告各自提交的针对救济方式的法律意见后，决定对被告使用了ABC工艺的铸钢火车车轮和相关产品发出为期10年的有限排除令和禁止令。

4、一审审理结果

　　一审支持了原告的诉求，判决包括天瑞在内的四名被告因为向美国进口或销售了包含了偷窃而来的商业秘密的铸钢火车车轮，从而违反了1930年关税法案第337条。

（二）二审程序

1、上诉人主张

　　其一，天瑞认为其侵权行为发生地均在中国，所以不应属于337条款管辖范畴。其二，天瑞认为337(a)(1)(A)中对国内产业的定义应该参照其它几个相邻条款，限定在原告使用涉案商业秘密所制得的产品所定义的国内产业。

2、二审法院观点

　　(1)337条款允许ITC在调查商业秘密案件中参考域外侵权行为。

　　在二审判决中，作为一个先决问题，合议庭中的多数派认为在ITC调查有关商业秘密的337案件中，应该使用统一的美国联邦层面的商业秘密法的标准审理，而不是像安施德所主张的，采用侵权行为发生地的某个州的商业秘密法 。

　　接下来该多数派开始深入分析发生在美国域外的侵权行为是否可以作为ITC调查337违法行为的基准。依照最高法判例，美国法院通常会默认国会立法的适用范围仅限于美国管辖地域之内的行为，除非国会在立法时明确表达了相反的意向。CAFC举例说明何时会产生这里例外情形。例如，移民法条中可以对发生在国境线附近的行为进行管控。与之类似地，因为337条款本身是针对进口到美国的商品对美国国内市场影响进行管控的法条，所以上述默认的域内立法准则不应盲目适用于此。另外一个理由是，该多数派并不认为ITC委员会的判决是单纯地惩罚所有域外行为，而应理解为只对这些行为对美国国内产生影响的那部分实行管辖。最后，337立法的历史也说明ITC委员会在做决定的时候可以参考域外发生的行为。

　　二审的多数派法官还对天瑞的主张一一进行了反驳。首先，所谓管辖中国发生的商业秘密偷窃行为会干扰中国法律体系的说法并不成立，因为如上所述，这些行为对美国国内产生了影响，所以并非纯粹的域外行为，而且ITC给出的救济也仅限于美国法律允许的范围内且在美国境内。其次，该多数派并没有发现ITC法官所使用的商业秘密法的准则与中国加入TRIPS协定后所承诺的商业秘密保护范畴有任何法律上的冲突。最后，从未来政策的角度考量，这些法官也认为，如果仅仅是因为违反保密协定的行为发生在美国境外而对其在美国国内产生的影响视而不见，将会给不良分子逃避337条款制造可乘之机。

　　综上所述，三名合议庭中的两名多数派法官判定337条款允许ITC在调查商业秘密案件中参考域外侵权行为。

　　(2)与337(a)(1)(A)(i)中的“国内产业”相关的原告产品不必实施涉案的商业秘密。

　　对这一条中的“国内产业”，CAFC的两位多数派法官采纳了与ITC判决基本相同的理解，即337(a)(1)(A)和337(a)(1)(B)-(E)的国内产业并不完全一致。这是基于两者在文字及立法历史的差异所得出的结论。

　　(3)Moore法官的反对意见

　　合议庭三名法官中的其中一位—Moore法官—对多数派的判决表示了一定的担忧。她认为这会让337条款的管辖区域扩大话，甚至会涉及到完全是域外产生的活动。Moore法官对法条的解读比多数派法官相对保守，她认为只要是在域外行为，不论其对美国本土有多大影响，337条款都不应被作为工具让ITC对其产生管辖效力并适用美国国内法律。

　　三、法律分析

　　本案自2008年由安施德在ITC提起337调查请求算起，历时近三年半，一直到CAFC拒绝天瑞的全体复议请求才算最终落幕。案件的判决结果对天瑞拓展美国的铸钢火车车轮市场造成了巨大打击，反之也让天瑞意识到美国法律严肃及残酷的一面。

1、美国国际贸易委员会的长臂管辖权

　　在本案之前，ITC还没有审理过类似本案这样侵权行为完全发生在美国境外的商业秘密类337案件。因此，不论是天瑞还是其它国家的企业，都无法预判到337(a)(1)(A)赋予ITC的长臂管辖权竟如此宽泛。但是本案可以警示那些误以为美国政府基于337条款的执法与自己相距甚远，对在自家门口做些侵犯对手商业秘密的不当行为不以为然的企业。如果再这么做下去，那美国市场可能即将对其关上大门。根据CAFC的判例，甚至不需要对手在美国境内使用这些商业秘密，ITC也会将你拉入它的法庭，接受审判和制裁。

2、证据开示程序的威力

　　美国诉讼中的证据开示程序对于很多中国企业来说非常陌生，因为在中国诉讼中没有类似程序。该程序中，双方律师会向对方及第三方发出各种书面质询、文书开示请求，并要求证人进行庭外质询。

　　安施德和天瑞在本案的证据开示阶段剑拔弩张，互相之间都祭出了不少杀招。安施德方面成功取得了天瑞内部有关九名大同爱碧玺前员工的资料，不仅找到了这些员工主笔的技术资料，甚至还在他们的电脑中发现了带有大同爱碧玺痕迹的文件。此外，安施德还获取了天瑞刻意隐瞒招募大同爱碧玺前员工的证据，以及篡改文档来源的证据。尤其是后者，天瑞虽然最终逃过了ITC法官的制裁，但给法官造成的负面印象已无法挽回。天瑞一边也获取了安施德美国工厂没有实施ABC工艺的证据，但很可惜，这一点没能成为其在ITC和CAFC的获胜之匙。

　　由此可见，国内诉讼中还可以尝试的一些证据隐藏方式在美国诉讼的证据开示面前完全失去作用，甚至还会变成不安定因素。为了防患于未然，现在或将来美国市场对自己比较重要的中国公司需要立刻在合规方面按照美国诉讼的标准严格规范起来，否则诉讼阶段难免会有类似天瑞案这样的不利结局。

　　四、经验启示

　　本案是ITC及CAFC在涉及进口商品的商业秘密类案件中，对被告海外侵权行为在337条款下的应用以及国内产业的要求做出的重要判决。自该案起，海外被告的域外(即，美国境外)行为也会落入ITC的调查及救济范畴，因此对于向美国市场出口的企业来说，保护自己的商业秘密又多了一件武器，同时也要格外留意不要在任何地方触及他人与美国市场相关的商业秘密，以免被卷入337调查的旋涡之中。