美国某公司诉韩国知识产权局商标驳回案

　　一、基本信息

（一）案例信息

　　司法辖区：韩国

　　审理机关：韩国专利法院

　　案件编号：2019Heo2240

　　案件类型：商标

　　纠纷类型：授权确权纠纷

　　重点产业：文化产业

　　案件起始日期：2017年4月14日

　　案件判决日期：2019年9月19日

（二）涉案知识产权信息

　　涉案商标：国际注册第1284180号

　　类别：第9、16、41类

　　商标申请人：Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania(美国)

　　国际注册日：2015年11月2日

　　优先权日期：2015年5月13日

（三）涉案当事人信息

　　原告：Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania(美国)

　　被告：韩国知识产权局局长

（四）审理结果

　　支持原告诉讼请求，驳回韩国商标局做出的诉争决定。

　　二、基本案情

（一）案件背景

　　原告向韩国知识产权局申请将其马德里国际注册的诉争商标领土延伸至韩国。2017年3月14日，韩国知识产权局(KIPO)认为，诉争商标仅包含如下几个组成部分：“JW”“.ORG”以及一个黑色矩形部分，其中“JW”部分简单且易于获得，“.ORG”部分缺乏显著性。据此，韩国知识产权局依据修改前商标法(2016年2月29日14033号商标法修改前)第6第1款第(vi)项和(vii)项决定驳回诉争商标的领土延伸保护请求。

　　原告对该驳回决定提起行政复议。知识产权审理和上诉委员会(IPTAB，Intellectual Property Trial Appeal Board)审理了该案，案号2017Won1805。

　　2018年12月27日，知识产权审理和上诉委员会认定诉争商标属于修改前商标法第6条第1款第(vii)项规定的情形，并且做出驳回原告行政复议的决定(以下简称“IPTAB决定”)。

　　原告主张：

　　(1)诉争商标中的“JW”部分并非简单，也不属于易于获得，且具有显著性的部分，如“.ORG”、黑色矩形等组合在一起。因此，诉争商标不属于修改前商标法第6条第1款第(vii)项规定的情形。

　　(2)知识产权审理和上诉委员会决定有误，应予撤销。

　　被告主张：

　　(1)诉争商标中的“JW”部分简单且易于获得，此外“.ORG”、黑色矩形部分亦不具有显著性。由此可见，诉争商标在整体上不具有显著性。

　　(2)IPTAB决定无误，应予维持。

（二）诉讼过程

1、法庭辩论

　　(1)裁判依据：

　　判断商标是否属于修改前商标法第6条第1款第(vi)项规定的“仅由简单、易于获得标识组成的商标”的情形、能否准予注册，应当考虑实际交易情况、是否允许商标由某一主体专有使用等(韩国最高法院判决2003Hu2942，2004年11月26日)。但是，这一要求意味着仅由简单“且”易于获得的标志组成的商标不得注册，而不意味着仅由简单“或”易于获得的标志组成的商标不得注册(韩国最高法院判决84Hu93，1985年1月29日裁定)。易于获得的标志是指，由于该标志被第三方以各种方式使用，很容易被发现或者将来可能很容易被发现。

　　修改前商标法第六条第一款第(vii)项规定：“除(i)项至第(vi)项规定的商标外，消费者无法识别商品来源”，属于商标不可注册的情形之一。本条表明，如果商标不能让消费者识别其自身商品与其他商品的来源，则即使不属于第(i)至(vi)项中任何一项，商标也不得注册。客观判断某一商标是否具有显著性，应当从以下几个方面来判断：商标的内涵、商标与商品的关系、商业惯例等。如果根据社会规范难以认定商标具有显著性或者认定特定人垄断该商标是不合理的，就可以认为该商标不具有显著性(韩国最高法院判决2012Hu2951，2012年12月27日决定)。

　　本案由韩国知识产权局承担证明其驳回决定正当性的举证责任。

（三）判决结果

　　原告诉讼请求依据充分，法庭予以支持。

　　三、法律分析

（一）关于诉争商标显著性问题的诉讼策略

　　双方争议的焦点问题是在诉争商标包含多个元素的情况下，能否因为部分元素简单、部分元素不具有显著性，而认定商标整体无法识别商品来源，进而不能获准注册。

　　韩国专利法院在审理本案时，开宗明义地指出了裁判依据，通过援引最高院的判例，具体陈述了《商标法》第6条第1款第(vi)项、第(vii)项要考量的因素。具体而言：

　　对于第6条第1款第(vi)项的适用，法院依据韩国最高法院判决(案号84Hu93，1985年1月29日裁定)认定该项需要同时满足两个条件，即“简单“且”易于获得”，而非满足单一条件即可成立。

　　对于第6条第1款第(vii)项的适用,法院再次援引韩国最高法院判决(案号2012Hu2951，2012年12月27日裁定)，认为显著性的判断应当从商标本身的内涵、商标与商品的关系、商业惯例等方面来判断。如果根据社会规范难以认定商标具有显著性或者认定特定人垄断该商标是不合理的，可以认定该商标不具有显著性。

　　值得注意的是，专利法院在两个法条的适用上都明确援引了最高法院的在先判决。韩国是大陆法系国家，所以在韩国的法律制度中不存在“遵循先例原则”;但是在韩国的行政法律制度中，最高法院的判例对下级法院起着非常重要的参考作用。这主要是因为判例包含了对未来类似案件的判决标准，而司法机关无法忽视已经形成的现实判例。

　　本案中，原告的诉讼策略侧重于争辩韩国最高法院第84Hu93号、第2012Hu2951号判决的审理标准，即对于第6条第1款第(vi)项的适用，需要同时满足两个条件“简单且易于获得”，而非满足单一条件即可成立，以及，对于第6条第1款第(vii)项的适用要考虑商标与商品的对应关系。最终在KIPO无法证明诉争商标同时满足“简单“且”易于获得”的两个条件、且“.ORG”与指定商品性质无直接关联关系的情形下，IPTAB的决定被撤销。

（二）关于行政诉讼阶段的举证责任分配问题

　　举证责任，是指在诉讼程序中作为裁判依据的要件事实真伪不明时，法官不能拒绝裁判，而应按照法律规范裁判由哪一方当事人提出证据并承担无法举证的不利诉讼后果。

　　韩国专利法院是审理知识产权行政案件的专门法院，因此案件的性质属于行政诉讼案件。与中国不同的是，韩国专利法院在判决中明确指出韩国知识产权局要承担证明其行政决定正当性的证明责任。具体来讲，本案中，KIPO需要举证证明其驳回诉争商标注册的决定是有正当性基础的，包括：

　　第一，提供客观证据证实“JW”已经和宗教组织“Jehovah’s Witness”产生一一对应关系;

　　第二，提供客观证据证实“JW”被第三方以各种方式使用，或者在未来极有可能被频繁作为商业标识使用;

　　第三，证明商标构成文字部分分列两行、均置于黑色矩形之中的样式较为常见;

　　第四，证明第三方主体在类似商品或服务上使用“JW”作为商标。

　　显然，完成上述的证明责任是比较困难的。

　　原告在诉讼中充分利用了举证证明责任分配上的优势，同时又积极举证，提出了对己方有利的如下证据：

　　第一，JW文字仅在“JWSOFT”“JW’s”等商标中使用或注册(原告证据6-1、6-2);

　　第二，仅仅有一例商标构成文字分列两行、均置于黑色矩形之中的样式(原告证据7-1);

　　第三，原告已经将“JW.ORG”作为其网站域名在韩国和其他国家使用(被告证据2、3)，而无第三方主体在类似商品或服务上使用“JW”作为商标。

　　综上所述，在韩国的行政诉讼阶段，因为举证证明责任分配的问题，申请人在这一阶段具有程序优势。对于申请人而言，如果遇到因绝对理由被驳回的情况，可以充分在法院阶段利用举证证明责任上的优势，提出自己的观点和主张，维护自己的合法权益。

　　四、经验启示

(一)对中国企业的启示

　　中国和韩国作为亚洲地区的两个重要经济体，在多个领域都建立了友好合作关系。2020年11月，两国更是成为《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)的成员国之一，可以预见，未来中韩两国之间的跨境贸易和知识产权交流将会越来越频繁;因此熟悉韩国的商标制度，了解如何在韩国进行商标获权和保护商标，对于中国企业显得尤为重要。

　　“JW.ORG及图形”商标驳回案，从申请人2015年11月2日提出马德里国际注册申请指定韩国开始，到2016年8月22日收到临时驳回通知书，2017年6月22日收到最终驳回通知，2018年12月27日被IPTAB维持驳回，2019年9月19日韩国专利法院驳回IPTAB决定，历时将近4年，经历了行政和司法程序，充分显示了申请人对其自身品牌锲而不舍的态度，但也反映出商标确权过程的不易和艰辛。分析和理解该案，对于中国企业具有实际的指导意义。

（二）对风险防控的启示

　　在商标申请提出之前，要充分了解目的地国家的审查标准，做好风险防控。市场欲动，商标先行。随着中国对于知识产权的重视和跨境贸易的发展，越来越多的中国企业将商标布局到全世界。但在提出商标申请之前，申请人要充分认识到商标审查具有地域性。在商标显著性问题上，不同国家的审查标准也会有差别。笔者注意到，本案诉争商标申请人来自于美国，诉争商标在美国已经获准注册，其通过马德里国际注册体系指定了多个国家和地区，包括韩国、中国、日本、欧盟等，在中国、日本、欧盟等均顺利获准注册，但在韩国却被驳回，直到韩国专利法院阶段才准予注册。可见，在商标显著性问题上，申请人要进行区域市场的差异化考虑。

(三)对诉讼策略的启示

　　在商标被驳回后，要充分了解救济渠道、组织有效的诉讼策略。韩国商标审查包括形式审查、实质审查两个阶段，这点与中国的审查模式近似;在实质审查阶段，审查员会按照申请日的顺序进行;如果审查员认为申请商标不具备显著性，或者违反了禁注、禁用条款，抑或是存在相同/近似的在先商标，就会下发临时驳回通知书。根据KIPO的官网，目前实质审查的周期为申请提交后的5个月左右。

　　韩国商标局决定临时驳回，并不意味着商标申请就此失败，申请人有机会针对临时驳回通知提交书面的答复意见。但如果答复意见不足以克服临时驳回，韩国知识产权局会做出全面驳回决定。当然，申请人仍有救济途径，即向IPTAB(知识产权审判和上诉委员会，类似于中国以前的“商标评审委员会”)提出复议，若对复议结果不服，可起诉至韩国专利法院(类似于中国的“北京知识产权法院”)。对该判决不服的，可以上诉至韩国最高法院。韩国最高法院是韩国最高司法机关，有权对案件做出最终裁决。