小米公司对黄龙泉“XIAOMI”商标申请异议案

　　一、案情介绍

　　2017年3月23日，黄龙泉(Longquan Huang)提起“XIAOMI”商标的注册申请，用于尼斯分类第14类项下的手表、钟表和计时器。小米公司，一家根据中国法律组建并存续的公司，基于下列理由向菲律宾的知识产权办公室(Intellectual Property Office of the Philippines)的法律厅(Bureau of Legal Affairs)提出对此项注册申请的异议：1、此项申请为恶意申请，申请的主题完全复制了小米公司所有的“XIAOMI”驰名商标、商号、及公司名称，说明申请人是蓄意复制并依赖小米公司商誉的。2、小米公司享有独占性地使用“XIAOMI”商标的权力。小米公司已经在包括菲律宾在内的多个国家和地区内提交了“XIAOMI”商标的注册申请。绝大部分“XIAOMI”商标的注册都涵盖了第14类项下的手表、钟表、计时器及相关产品。因此，根据《知识产权法典》第123.1(d)节之规定，应当禁止黄龙泉的商标注册。3、大量证据能够证明小米公司的“XIAOMI”商标是驰名商标，因此受《知识产权法典》第123.1(e)和(f)节之规定的保护。4、“XIAOMI”是小米公司的公司名称。因此，该公司名称受到《知识产权法典》第165.2节之规定的保护。根据该条规定，不得以他人的公司名称作为商标进行注册。5、小米公司已经通过其“XIAOMI” 驰名商标在公众中定义了其自身及公司产品，因此有权根据《知识产权法典》第168.1节之规定受到保护。

　　尽管接到了答辩通知书，但黄龙泉未能提交答辩，案件进行了缺席审理。根据小米公司提出的异议书和相关证据，案件被提交裁定。

　　二、案例分析

　　本案涉及的主要法律问题：

　　1、黄龙泉可以被允许注册“XIAOMI”商标吗?

　　2、“XIAOMI”是驰名商标吗?

　　法律分析：

1、黄龙泉不应被允许注册“XIAOMI”商标。

　　根据菲律宾《知识产权法典》规定，属于下述情况的标志不得予以注册：该标志与与他人的注册商标相同或者与一个先前提交日或优先权日项下的标志相同，且两个标志：

　　a)是用在同样的商品或服务中的;或

　　b)是用在密切相关的商品或服务中的;或者

　　c)其包含的标志可能会构成欺骗或者产生混淆。

　　因此，一个商标如果包含了另一个已经注册的或者已经登记了较早的提交日或优先权日的商标，则不能予以注册。

　　这里，黄龙泉于2017年3月23日提交了“XIAOMI”商标的注册申请。当时，小米公司已经为第9类和第38类项下的商品注册了“XIAOMI”商标，并已经为第12、14、16、20、21、25、28、36和37类项下的商品提交了“XIAOMI”商标的注册申请。黄龙泉提交的商标尽管使用了不同的字体，但是，两个商标使用了纯色、大写、完全相同的单词。因此，这两个商标之间具有引起混淆的近似性。

　　异议商标与小米公司的商标不仅在视觉上具有引起混淆的近似性，并且因为使用了完全相同的词汇，与在听觉上也没有任何差异。根据菲律宾法律，引起混淆的近似性不仅应考察商标的视觉，也应考察商标的听觉方面。由于越来越多的广告通过无线电投放，听众需要完全依靠声音来接听，这种情况下，上面的规则就显得尤为重要。就本案来说，听众会认为小米公司的“XIAOMI”和黄龙泉的“XIAOMI”完全是一回事。

　　小米公司的产品在黄龙泉提交申请之前就已经上市销售了。因此，黄龙泉在类似或相关产品上使用“XIAOMI”这个词作为商标的行为会让受众误以为他获得了小米公司的授权。

　　此外，黄龙泉未能解释清楚，其采用“XIAOMI”作为商标的理由。这种未经解释的使用类似标志的行为更会被认定为恶意。

　　正如高等法院在麦当劳公司(McDonald’s Corporation)诉麦乔伊快餐公司(McJoy Fastfood Corporation)一案中所裁定的，“一方申请注册的商标，如果与另一方已经投入使用和注册的商标完全相同或者非常类似时，即使上述已经注册的标签或商标的所有人和使用者并未提出反对，这个申请也应当被驳回，并彻底放弃……”

　　因此，根据《知识产权法典》第123.1(d)节之规定，黄龙泉的“XIAOMI”标志应当被拒绝注册。 根据《知识产权法典》第165.2节之规定，黄龙泉的“XIAOMI”商标注册申请也应当被撤销。该条款规定：

　　第165节 商号或商业名称

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　　165.2.

　　(a)尽管有法律法规规定了对商号进行注册的义务，该等名称即使在注册之前或者是未经注册的，也应当受到保护，防止第三方实施任何非法活动;

　　(b)特别的，第三方后续使用该商号的，不管是作为商号、还是商标、或者是集体商标，或者使用了类似的商号或商标的，只要是可能误导公众的，都应当被视为违法。

　　商标指的是商品，而商号则指的是商家和它的商誉。在本案中，小米公司的商号也是“XIAOMI”，因此应当受到保护。他人不得将其作为商号或商标使用(而不考虑是否注册的问题)，误导公众。

2、“XIAOMI”不是驰名商标

　　根据菲律宾法律，确定一个商标是否为驰名商标的标准如下：

　　a)商标使用的时间跨度、范围和地理区域，特别是商标推广的时间跨度、范围和地理区域，包括在使用商标的商品和/或服务所参与的博览会或展览会上投放的广告、进行的宣传和展示;

　　b)使用该商标的商品和/或服务在菲律宾及其他国家所占的市场份额;

　　c)商标固有的或后来获得的显著性的程度;

　　d)商标获得的质量形象或声誉;

　　e)商标在全球的注册范围;

　　f)商标在全球范围内获得的注册的独占性;

　　g)商标在全球的使用范围;

　　h)商标在全球范围内获得的使用的独占;

　　i)商标在全球的商业价值;

　　j)商标相关权利保护的成功案例记录;

　　k)处理有关该商标是否为驰名商标的相关问题的法律程序的处理结果;以及

　　除了主张其商标为驰名商标的一方之外，是否存在为其他人所有的、为完全相同或类似的商品或服务而有效注册的、或者用于完全相同的或类似商品或服务的完全相同的或类似的商标。

　　依照上述标准以及小米公司提供的证据，“XIAOMI”在菲律宾和国际上都尚未取得驰名商标的身份。小米公司使用“XIAOMI”商标的时间不够长久，而小米公司也不能证明“XIAOMI”产品在菲律宾的市场份额。此外，尽管小米公司在其他国家进行了各种商标注册，但注册的程度还不够广泛。

　　三、对企业的建议

1、在菲律宾申请商标注册应做好充分的调研和准备

　　首先，在申请注册之前，建议进行商标搜索，以避免在同样或类似商品上使用引与他人商标容易引起混淆的近似商标，造成注册被阻。其次，如果商标被提出异议，建议在收到答辩通知书后进行答辩，避免缺席裁决。再次，如果商标被提出异议，称存在引起混淆的近似性，建议就注册商标的构思做出解释。在上述案件，法律厅裁定该商标不得予以注册的一个因素是，黄龙泉并不能解释他是如何构思出“XIAOMI”商标的。

　　如果企业在中国已经申请注册商标，建议在菲律宾也提交该商标的注册申请，以便在菲律宾实现对该商标的独占性。此外，建议对商标进行定期监控，对引起混淆的近似商标的注册申请提出异议，以此来阻止其注册。避免后续为撤销商标提起诉讼或者为商标侵权而提起诉讼，耗费大量的时间。

2、应了解菲律宾关于商号保护方面的规定

　　从本案可以看出，菲律宾《知识产权法典》不仅保护商标，还保护商号和商业名称。《知识产权法典》规定，商号和商业名称不一定需要在知识产权局注册，只要此前已经在菲律宾用于贸易或商业领域，就不需要在知识产权局进行注册。

　　因此，中国企业如决定在菲律宾经商，商号即使未经注册也是受保护的，但是不能与另一个商号或注册商标相同或者具有引起混淆的近似性，否则证券交易委员会(“证交会”)或者贸易工业部(“工贸部”)可能拒绝对公司予以注册。

3、菲律宾驰名商标的认定门槛很高，建议中国企业不要过于依赖法律对驰名商标保护的规定

　　根据菲律宾法律，在国际上和菲律宾驰名的商标即使未在菲律宾知识产权局注册，在菲律宾也是受到保护的。但是，认定某个特定商标是否为驰名商标非常困难。例如，尽管“XIAOMI”属于世界上最大的消费电子产品制造商之一，法务局还是不能裁定它就是驰名商标。

　　为了证明驰名商标的地位，所提交的证据必须对应《2017年商标、服务标识、商号、标记容器条款和规则》第103节或者2017年8月1日生效的《菲律宾知识产权局17-010号通函》(IPOPHL Memorandum Circular 17- 010)中罗列的各项标准。

　　在小米一案中，法务局裁定小米公司使用所涉商标的时间不够长，不能用以确认其在国际上和在菲律宾的驰名地位。此外，小米公司也未能提交小米产品市场份额方面的证据，并且其在全球的商标注册范围也不够广泛。

　　因此，建议中国企业不要过于依赖驰名商标的理论。更可靠的保护商标权的途径是在菲律宾进行商标注册。