马克·琼斯诉伊玛克路有限公司专利权属纠纷案

　　一、基本情况

(一)案例信息

　　司法辖区：英国

　　审理机关：英国知识产权企业法院

　　案件编号：[2022] EWHC 495 (IPEC)

　　案件类型：专利

　　纠纷类型：专利侵权

　　重点产业：工程建设

　　审结日期：2022年3月8日

（二）涉案知识产权信息

　　UK Patent No. 2 506 097-Improvements relating to road repair systems

（三）涉案当事人信息

　　原告：MARK RICHARD JONES

　　被告：IRMAC ROADS LIMITED

　　二、基本案情

（一）案件背景

　　原告马克·琼斯(MARK RICHARD JONES)系一项道路维修相关技术的实际发明人，因实际经营原因，原告同意被告伊玛克路有限公司(IRMAC ROADS LIMITED)在满足一定条件的情况下以被告的名义就该技术提出一项英国发明专利申请，并且如果条件不能被满足，则被告需将该英国专利的申请权回转给原告。后双方就该专利申请的权属问题发生纠纷，原告遂向英国知识产权局提出权属纠纷请求，请求英国知识产权局裁定原告为该英国专利的唯一发明人并且也是唯一的权利拥有人。但英国知识产权局认为由于该纠纷涉及合同、期权行权等问题，故拒绝对原告的请求予以受理，而是将该案移交至英国高等法院的知识产权企业法庭进行司法审理。后经法庭审理判决，原告夺回了对该英国专利的所有权。

（二）案件起因

　　原告于2009年前后发明了一种用于对沥青路面进行维修的红外加热器以及一种改进的加热沥青路面的方法。之后原告自己成立了一家公司对该红外加热器产品进行开发和生产，并通过另一家公司在市场上经销此产品，同时原告也在持续不断地对该产品进行研发改进。

　　2010年，因一场火灾导致原告经销商的停业，使原告陷入了财务危机当中。此时本·格道治及其父亲泰瑞·格道治向原告提出一起合伙成立一个新公司来继续生产销售。2011年10月7日，该新公司成立，公司名称为伊玛克有限公司(Irmac Limited，简称“IL公司”)，本·格道治、泰瑞·格道治及其他两人为该IL公司的股东，同时原告也被IL公司给予了45%的股票期权，原告可以在需要时兑现这个期权。此为，IL公司也开始与原告就其对红外加热器产品所做的改进而产生的知识产权问题进行讨论。

　　2011年10月18日，原告与IL公司的三位股东举行了会议，商讨原告是否愿意将他的知识产权转让给IL公司以便用IL公司的名义提出专利申请。经协商，各方对如下内容达成一致：

　　6.一旦为指定的专利律师提供了所有必要信息，并在收到专利申请号后，董事会将在6个月内尽一切合理努力寻找合适的投资者以获得公司所需的资金。

　　7.以获得IL公司45%的股份为对价，原告同意将相关的所有知识产权转让给IL公司。并且此提议无异议获得通过。

　　8.作为对上述第7项协议的补充，各方还同意，如果IL公司在专利申请确认后的六个月内仍未开始活跃的商业活动，则应将所涉及的全部知识产权的所有权重新转让回给原告。

　　之后，IL公司于2011年11月25日向英国知识产权局提交了一项专利申请(以下称“IL申请”)，该IL申请的申请人是IL公司，发明人仅为原告。该IL申请的申请号为11203803.3.

　　2011年12月22日，IL公司和原告签订两份书面协议，一份是专利选择权协议，一份是股权选择权协议。其中根据该股权选择权协议，在原告向IL公司已支付一英镑的前提条件下，原告有权获得IL公司45%的股权。

　　2012年6月12日，根据原告对上述专利选择权协议的理解，原告向IL公司送达了一份行使选择权通知以及1英镑的现金。至此，原告认为他的此举已经履行了他的义务，并且根据上述专利选择权协议，IL公司应该在之后的7至21天之内(即截至2012年7月3日)，向原告送达IL公司的书面转让协议。

　　然而，2012年6月20日，在未通知原告的情况下，IL公司的本·格道治联系了英国知识产权局并撤回了该IL申请。之后，本·格道治于2012年6月22日向英国知识产权局提交了一份新的专利申请(以下称“IRL申请”)，除了本· 格道治将其自己和原告一起列为共同发明人以外，该IRL申请的内容与先前的IL申请的实体内容相同。后该IRL申请于2014年3月26日获得公开并于2017年9月13日获得授权，其专利名称为“与道路维修系统相关的改进”、专利号为UK 2 506 097 (以下称“系争专利”)。伊玛克路有限公司(即，本案的被告)为该系争专利的权利拥有人。

（三）纠纷处理过程

　　2019年9月12日，原告向英国知识产权局提出请求，请求裁定本·格道治不应被列为该系争专利的共同发明人，并且只有原告才是该系争专利的权利拥有人。

　　英国知识产权局与2020年6月1日针对此案召开了口头审理并于2020年8月26日做出了行政裁定。根据该行政裁定，由于此案既不涉及具体的技术事实性问题也不涉及专利法的相关问题，故英国知识产权局拒绝受理此案，而是根据英国专利法第37(8)条款将此案移交由英国高等法院予以审理。

　　英国高等法院的知识产权企业法庭在接到英国知识产权局的案件移交之后，对本案进行了审理，并于2021年12月14日就本案召开了法庭审理。原告委托代理律师Maxwell Keay、被告委托代理律师Michael Edenborough QC参加本案的庭审，本案的主审法官为HACON法官。

　　2022年3月8日，英国高等法院的知识产权企业法庭对本案作出判决，判定原告是系争专利的真正的权利拥有人。

　　三、法律分析

　　按照被告对案件过程的还原，原告是系争专利的实际发明人，因此按照英国专利法的规定是有权利提出专利申请并享有专利权的。在2011年10月18日的会议中，原告已同意在达成其他一些协议的条件下将与其发明相关的所有权利转让给IL公司。2011年11月25日，IL公司以自己的名义提出了IL申请并对该IL申请享有权利，而原告则是IL申请的衡平法意义上的权利拥有人。2011年12月22日双方签署了专利选择权协议和股权选择权协议，并达成了口头协议。基于这些协议原告将与其发明相关的知识产权权益转让给了IL公司。其法律上的后果是原告口头上将申请专利的普通法权益和衡平法权益都转让给了IL公司，因此IL申请的普通法权益和衡平法权益也已被原告转让给了IL公司。2012年6月20日IL公司撤回了IL申请，因此该IL申请上的普通法和衡平法意义上的权利均已消失。但申请专利的普通法和衡平法权益仍然存在并且仍都属于IL公司所有。后IL公司通过口头协议将这些权益转让给了被告。因此被告享有申请专利的权利并且也享有专利申请获得授权之后的专利权，是合法专利权拥有人。

　　而原告则认为，原告在2011年10月18日同意将他拥有的知识产权转让给IL公司是以其在IL公司中占有45%的股份作为对价的，并且这个选择权是通过2011年12月22日的股权选择权协议而被赋予了原告。与被告观点相同的是，原告认为这个所谓的知识产权就是指申请专利的权利。但是，与被告观点不同的是，原告认为这个申请专利的权利是专利法第30(6)(a)条意义上的权利，其转让必须通过书面转让的方式完成。因此，通过原告在2011年10月18日的口头协议和后续在2011年12月22日的协议，原告仅将申请专利的衡平法权益转让给了IL公司，但并未转让其普通法权益。

　　由上可以看出，本案的主要争议焦点在于：1)原告是否把申请专利的普通法权益和衡平法权益都转让给了IL公司，其口头形式的转让是否有效;2)上述衡平法权益是否已经回转给了原告。

　　对此，法院的观点如下。

　　首先，根据英国专利法第30条第6款规定，如“专利申请权和专利权”这样的权利，只能由转让方以书面的方式进行转让，否则无效。在本案中，由于不存在书面转让的情况，故原告申请专利的普通法权益从未发生过转让。但是，在2011年10月18日的会议上，原告已同意在一定条件下转让该权利，并且这些条件也在随后被提供给原告。因此，此时该权利的衡平法权益已经转移给了IL公司。对转让专利申请权的权利转让协议将会导致该权利之中的衡平法权益发生转移，即使该权利中的普通法权益仍处于未被转让的状态。

　　第二，根据双方达成的专利选择权协议，如果IL申请在被给予专利申请号之后的6个月内IL公司未启动并持续其商业活动，则原告可以选择要求IL将该专利的所有权利转让回给原告。这种选择权在获得申请号6个月之后也一直可以行使。并且要行使该选择权，原告必须以特定的形式向IL公司发送一份选择权通知。之后权利的转让必须在选择权通知送达后7至21天内发生，并且原告须向IL公司支付1英镑。

　　对于IL是否启动并持续商业活动，法院认为2012年5月24日之前IL公司的任何活动都不能合理地证明IL有能力开展其加热器的销售业务。因此，满足了专利选择协议中定义的“条件”，即IL公司在获得专利申请号之后的6个月内未启动并持续商业活动。进而，原告向IL公司送达的选择权通知也是有效的。因此，在选择权通知送达之后，IL公司负有合同义务将其在申请发明专利权中的合法权益转让给原告。即，自送达之日起，该权利的衡平法权益应从IL公司转移会给原告。

　　基于以上的分析，法院认为原告当前对系争专利的申请权既拥有普通法权益上的所有权也拥有衡平法权益上的所有权。因IL申请后被授予了专利权，故所其产生的专利权的真正拥有人应当为原告。

　　四、经验启示

　　本案涉及专利的权属纠纷问题，其本身案情并不复杂，只是由于其中涉及了一个“衡平法上的权益”的概念，所以会令人感到较为困惑。按照通俗易懂的方式，本案实质上涉及发明人以一定条件将其所做出的发明创造的专利申请权以口头方式转让给了公司，而公司也同意一旦上述条件不能得到满足则将专利申请权转让回给发明人。但是，后来在发明人因上述条件无法得到满足而要求行使权力以将专利申请权拿回时，公司却反悔并通过采取一些手段来试图逃避其应该承担的合同义务。

　　本案中最关键的一点是，按照英国法律，对于专利申请权和专利权这样的权利，其权利的转让必须采用相关方签署书面转让协议的方式，否则转让无效。因此原告向IL公司口头转让其发明的专利申请权的方式并不能使该专利申请权的普通法意义上的权利从原告转移至IL公司。但是，由于英美法系中还存在着基于公平、正义的衡平法，因此从衡平法的意义上来看，IL公司以一定条件换取对原告的发明创造的专利申请权是符合公平正义的。故IL公司以自己名义申请专利在起初是具备公平正义性的。但是，随着外部环境的变化，上述的一定条件已经不再能得到满足，这样导致IL公司作为该专利申请的权利人已经丧失了其公平正义性，亦即该专利申请权的衡平法意义上的权益应归还给发明人所有。由于该专利申请权的普通法意义上的权益从未被发明人转让给IL公司，并且其专利申请权的衡平法意义上的权益也因约定条件的破坏而需归还发明人，故该专利的申请权的全部权益都应归发明人所有，申请授权后的专利所有权也理当由发明人所拥有。