泛达公司诉海勒曼泰顿公司专利侵权案

　　一、基本情况

　　原告拥有一项发明专利，专利号为5377629，名称为“具有剥离部分的自层压旋转电缆标记标签”，指控被告产品落入了其专利申请中权利要求书范围内中相关发明的每一项技术范围，即权利要求1和权利要求26。其中权利要求1的记载为：a.一种自层叠转动电缆标识标签，用于识别电缆，具备具有第一粘接区域的透明薄膜，其特征在于：b.所述透明薄膜具有与所述第一粘接区域相邻的非粘接性区域;c.所述透明薄膜具有与所述非粘接性区域相邻的第二粘接区域;d.所述透明薄膜的所述第二粘接区域被配置成，当所述透明薄膜被绕卷到电缆的周围之后，至少局部地位于所述非粘接性区域之上;e.所述透明薄膜在所述透明薄膜的一个表面上具有打印用区域;f.穿孔横跨所述透明薄膜延伸存在;g.所述穿孔提供所述透明膜的分离线;h.具有上述特征的自层压旋转电缆标记标签。权利要求26记载为a.多个自层压的旋转电缆标记标签以阵列形式粘贴在基板上;b.每个电缆标记标签包括具有第一和第二粘合区域的透明膜;c.在所述第一和第二粘合区域之间的平滑无粘合剂的区域;d.所述透明膜上的印刷区域，所述印刷区域位于所述第一和第二粘合区域之间;e.和在所述透明膜中的穿孔，所述穿孔提供所述膜的分离线，包括;f. 所述第一和第二粘合区域中的每一个可拆卸地将每个所述膜的所述粘合区域粘合到所述基板上;g. 每个所述膜的无粘合剂区域不粘附至所述基底，并且在所述基底和每个所述透明膜之间形成开口，所述开口适于接收提升力以接合选定的透明膜并去除所述选定的膜来自所述基板的透明膜;h.多个如上所述的自层压旋转电缆标记标签。因此，原告主张被告所有的制造、销售、进口、出口、许诺销售、未销售而展览被告产品的行为侵犯了原告的专利权。

　　被告人的产品是一种自层压旋转电缆标记器，包括粘附在基材上的多个透明膜。原告认为被告的产品侵犯了其专利权。要求(i)根据专利法第100条第(1)款对被告产品的转让行为发布禁令;(ii)要求根据专利法第100条第(1)款处置被告产品;(iii)要求赔偿5100000日元作为赔偿并支付相应利息。

　　二、诉讼过程

（一）一审程序

1、原告主张

　　被告产品侵犯了原告专利权，主张(i)根据专利法第100条第(1)款对被告产品的转让行为发布禁令;(ii)要求根据专利法第100条第(1)款处置被告产品;(iii)要求赔偿5100000日元作为赔偿并支付相应利息。

2、一审法院观点

　　本案争议焦点为(1)被告的产品是否在字面上落入权利要求1的范围;(2)被告的产品是否在根据等同原则落入权利要求1的范围;(3)被告的产品是否在字面上落入了权利要求26的范围;(4)被告的产品是否根据等同侵权原则落入权利要求26的范围。

　　(1)关于被告的产品是否在字面上落入权利要求1的范围。法院认为权利要求1的字面侵权主要涉及到“穿孔”和“横跨延伸”。关于“穿孔”，首先，一审法院根据字典等工具书的记载，如下这样认定了“穿孔”的字面解释的含义：一审法院认为，穿孔横跨透明薄膜而延伸设置，通常来说，穿孔具有点状线的孔或压痕、线痕这一含义，根据字典等的解释，穿孔应该被理解为由点状线所形成的孔或压痕、线痕。其次，一审法院根据说明书中的记载(主要为段落0011)，如下那样，认定了“穿孔”实际的技术效果。因为记载了“在切线方向的力施加到电缆的未被绕卷的部分上的时候，保持电缆不转动”，所以在涉案专利中，在开始将透明薄膜绕卷到电缆上的时候，第一粘接区域会被保持不转动的状态粘接到电缆上，而此时“穿孔”的作用是将非粘接区域和第二粘接区域连在第一粘接区域上，但是当进一步地绕卷，就需要从第一粘接区域沿着“穿孔”去掉(撕掉分离)非粘接区域和第二粘接区域，此时“穿孔”的技术效果是将本来连接着的部分分割开。最后，法院认定，涉案专利中的“穿孔”需要在不同阶段发挥不同效果，而涉案产品的“裂痕(点状线)”仅仅发挥一种技术效果，即在透明薄膜被绕卷到电缆上之前，将粘接区域和非粘接区域分割开。从技术效果来看，涉案专利的“穿孔”并不能相当于涉案产品的“裂痕(点状线)”。关于“横跨延伸”，首先，一审法院认为，根据字典等工具书的解释，“横跨延伸”可以解释为“横向通过”。其次，一审法院基于说明书中的记载，将穿孔的横向通过进一步地限定解释为“穿孔是在第一粘接区域与打印标签区域之间的连结部或其附近穿过狭缝而存在的(即横向存在，纵向不存在)”。同时，进一步地假设，如果纵向也存在，或者在其他部分存在(例如，涉案产品中的左下右三个方向)，那么将不能实现预定效果，会得到矛盾的技术方案。

　　(2)被告的产品是否在根据等同原则落入权利要求1的范围。法院认为等同侵权一共包含五个要件，非实质部分、替换可能性、替换容易性、非公知性和故意排除要件。对于等同侵权判断第一和第二要件，如上述那样，因为涉案专利的“穿孔”并不能相当于涉案产品的“裂痕(点状线)”，所以一审法院直接认定，涉案专利的技术方案与涉案产品的技术是不同的。对于等同侵权判断第三要件(替换容易性)，一审法院认为，原告主张的“替换容易性要件中涉及的容易想到性”与日本专利法第二十九条第二款(关于创造性的条款)中所涉及的“容易想到性”并不能等同，其理由在于，出于专利法的各个法条的立法目的、社会正义、衡平观点等出发，第三要件(替换容易性)中的容易想到性的判断标准要严格于创造性判断中的容易想到性，如果要适用“第三要件(替换容易性)”，需要被替换的部分与权利要求中的明文记载相同，即对于本领域技术人员而言，可以理解为二者实质相同，否则，会丧失权利要求的公示作用，对善意第三人(公众)的利益带来损害。结合技术来理解，在不同阶段具有不同技术效果，即在刚开始绕卷时发挥“一定的保持力”，而在绕卷后半程发挥“易于分割”这两个技术效果的“穿孔”并不能等同于涉案产品中仅具有“易于分割”这一个技术效果的“裂痕(点状线)”。

　　(3)关于被告的产品是否在字面上落入了权利要求26的范围。法院认为被告的产品至少没有实现发明26的构成要件26D和26E，因此，无需考虑与构成要件26B和26C有关的问题和构成要件 26G，被告产品不属于发明26的技术范围。

　　(4)关于被告的产品是否根据等同侵权原则落入权利要求26的范围。法院认为被告产品不能满足等同侵权原则的第三项“替换可能性”要件，因此不构成等同侵权。

（二）二审程序

　　二审原被告主张及法院观点与一审基本相同。

（三）最终审理结果

　　法院认定被告产品不构成对原告产品的侵权，驳回原告全部诉讼请求。

　　三、法律分析

（一）日本字面侵权的判断要点

　　发明是抽象的技术思想，仅依据文字来呈现，与有体物相比，其可以行使的禁止请求权的范围难以界定。对权利要求书的要求，体现为要尽可能地清楚、毫无疑义地确定保护范围。日本权利要求的保护范围，与国内的判断标准相同，依据全面覆盖原则(All Elements Rule),专利法第70条第一款规定，专利的保护范围由权利要求书的记载确定，因此，如果侵权产品具备权利要求中记载的全部特征要件，则符合字面侵权的要件定义。

　　此外，根据专利法第70条第2款规定，说明书及其附图中的记载尽管不对权利要求发挥限定作用，但是会发挥解释作用。对权利要求中的记载进行解释，主要体现在两个部分，一个是针对权利要求书中记载的某个用语的解释，比如，该解释可以结合字词典、说明书、以及审查档案等，确定该用语的最为合理的技术含义。其二，是针对权利要求书中记载的某个技术特征进行，确定该特征的具体的技术效果，从而根据该技术效果来反向确定该技术特征实际含义如何，最终客观地划定权利要求的保护范围。

　　对于用语的解释，在原被告控辩双方对于权利要求中某个特定的表达出现不同理解之时会出现，在判决之中，如上述分析的那样，原告和被告针对“第一粘接区域”、“邻接”、“横跨”以及“穿孔”等表达出现不同理解，被告以及法院均是根据说明书中特定段落的记载，缩小解释了这些用语的含义。

　　结合说明书及其附图中记载的作用效果来对权利要求进行解释，一般出现在权利要求中记载了功能性限定的情况之下。如果权利要求中记载了某个功能性用词或者技术特征，并不能说该功能性限定之下的全部技术方案都落入了权利要求的保护范围，而需要兼顾公众利益，参照说明书中记载的详细的实施方案，来缩小解释权利要求的范围。本判决之中，法院根据涉案专利的说明书中记载，认定“穿孔”所发挥的实际作用兼具“一定的保持力”和“易于分割”，而并不是如申请人所声称的那样，从而认定被告的产品中的“裂痕(点状线)”并不对应于“穿孔”。

（二）日本等同侵权的判断要点

　　如上所述，专利法第70条第一款规定了专利的保护范围由权利要求来确定，但是如果机械地、彻底地适用这一原则，则会引发恶意绕过专利权的保护范围的行为违背专利保护的初衷。鉴于此，日本司法实践同样地规定了等同侵权的保护原则。能够适用日本的等同侵权与否，依据1994年(オ)第1083号判决(ボールスプライン案件)，取决于五个要素。

　　第一，非实质部分，权利要求中限定的技术方案与涉案产品的区别技术特征应当不是发明的实质部分，即不是对解决发明所提出的技术问题起到实质作用的部分。对于非实质部分，从字面上理解，可以将权利要求的技术方案整体一分为二，一部分为实质部分，剩余的为非实质部分，仅限于该非实质部分才考虑是否使用等同侵权，因为如果涉案产品是针对实质部分提出的改进(或规避)，那么自然就不用考虑是否落入了专利权的保护范围，也就自然无需考虑是否等同。但是如果仅仅是机械地划分，那么针对该实质部分作出的细节性的修改，也将会被认定为不等同，从而存在绕过专利权的可能性，该情形下，等同侵权的立法目的也无法得到贯彻落实。因此，在区分实质部分和非实质部分时，要求权利要求的技术思想必须是说明书中所公开的技术思想。

　　发明的实质价值在于，利用现有技术之中不曾存在的技术手段，解决现有技术中未曾解决的技术问题，达成现有技术中未曾达到的技术目的(效果)。在判断该实质部分之际，基本存在两种方法，其一为拆分法，将权利要求的技术方案进行拆分，分为各个独立的技术特征，逐个地比对，各个技术特征是否为现有技术之中不曾存在的部分，如果是不曾存在的部分，则认定为其贡献于特有的技术思想，属于实质部分。其二为解决原理相同法，即，判断包括不同部分的涉案产品作为整体是否落入了涉案专利的保护范围的技术思想之内。当前，拆分法占据主流，已经得到司法实践以及学术领域的认可(例如2015年(ネ)第10014号判决)。

　　第二，替换可能性，针对上述非实质部分，本领域技术人员即便将其替换为涉案产品中的相应的部分，也同样地能够解决涉案专利所提出的技术问题，实现相应的目的，获得相同的作用效果。替换可能性这一要件与上述非实质部分要件的目的不同，非实质部分要件所要解决的问题是去考察发明的原理与涉案产品的原理是否相同，而替换可能性的要件考察的是在所达到的技术效果方面是否相同，换而言之，考察在说明书中记载的技术思想是非实质部分要件的任务，而考察该技术思想在说明书中所发挥的技术效果以及侵权产品的相应部分所发挥的技术效果是否等同则是替换可能性的任务。

　　第三，替换容易性，在制造涉案产品之时，本领域技术人员进行上述替换是容易的，不需要付出创造性的劳动。法院一般会在第一要件(非实质性部分要件)判断之后，判断第二要件(替换可能性)以及第三要件(替换容易性)。在判断替换容易性要件时，其判断的基准时间点为疑似侵权行为发生之时(即制造涉案产品之时)。其原因在于，如果将判断的时间点倒退到涉案专利的申请之时，那么从涉案专利申请到疑似侵权行为发生之时这段时间，疑似侵权人针对专利权所做出的故意规避(细微规避)将脱离权利要求的保护范围，架空专利权，使得专利权得不到行之有效的保护。

　　第四，非公知性，涉案产品并不是与涉案专利申请之时的公知技术相同或者本领域技术人员依据该公知在涉案专利申请之时容易想到的技术。日本的侵权诉讼程序与国内的侵权诉讼程序相比，一个显著的区别在于，被控侵权人可以在诉讼程序之中提出两个抗辩程序，一个是不侵权抗辩，另一个是无效抗辩。非公知性要件的目的在于：与该无效抗辩相区分，要求涉案产品所涉及的技术方案在涉案专利申请之时，不为公知的技术方案或者本领域技术人员容易想到的技术方案，如果属于公知的技术方案或者本领域技术人员容易想到的技术方案，此时被控请求人可以主张自己的技术属于现有技术，进而提出无效抗辩。

　　第五，故意排除，涉案产品已经被涉案专利的权利人在该专利申请之时为了获取权利而故意排除掉的。故意排除要件对应于禁反言原则(中国国内的禁止反悔原则)，防止专利权在专利审查过程之中，将权利要求缩小解释进而获得授权，而在侵权诉讼过程中扩大解释权利要求的范围进而覆盖被控侵权产品，获得赔偿，这样会使得专利权人获得双份利益。为了防止该情形的发生，各个国家在专利法之中均规定禁止反悔原则，故意排除要件是日本的禁止反悔原则在等同侵权理论之中的一次体现，其目的同样在于防止专利权人“两头获益”。

　　上述五个要件之中，前三个要件的举证责任在于原告，即原告要能够举证证据，证明被告的涉案产品能够落入原告的权利要求的保护范围之内，而后两个要件的举证责任在于被告，如果被告反驳原告的等同侵权主张，则需要证明被告涉案产品是现有技术(设计)，这在某种程度上相当于中国国内的现有技术(设计)抗辩，或者可以证明原告的等同侵权主张触发了禁反言原则，应当被排除在外。

　　四、经验启示

　　通过本案，对于专利权人而言，表面上看可以获得的启示是，需要模糊记载技术效果，避免出现某些技术效果被对方利用，从而使自身竹篮打水一场空的情形。但是，如果因噎废食，在日本申请布局之时，不记载或者尽可能少地记载实施例以及技术效果，以便将来获得一个较为宽泛的保护范围，那么首先审查阶段可能会增加被驳回的风险，在侵权诉讼之中，也会遇到技术效果记载不清晰，而导致权利要求的解释及其范围不明确的问题。因此，在日本申请布局，需要尽可能地多角度多维度地记载说明书的实施例，对于权利要求中的记载的每个技术特征，确保客观清晰地记载其对应的技术效果。这样，在将来可能的主张权利的过程中，清晰无疑地解释自己的权利要求，不给对方釜底抽薪的机会。被告作为应诉方，可以从本案中学习到较多方面，比如如何深入分析权利要求中技术特征背后的含义，结合具体的技术效果，找出技术上差异，尽可能地将权利要求的解释拉回到实施例，同时善用活用工具书以及说明书，为自己寻找可能的反驳空间。

　　本判决是2016年的判决，其中的字面侵权以及等同侵权相对应的法律及其司法解释，并没有发生变化，时至今日仍然在发挥作用，但是并不能就因此说，这样的诉讼到今天就绝对能出现同样的审判结果。理由是在2020年日本的专利法也刚刚修改生效完毕，本次法改的一个重要出发点就是加强保护专利权的利益。此外，根据最近判例，比如2020年2月28日知财高等裁判所做出的“2020年(ネ)第10003号”判决，该侵权诉讼判决之中，原告的诉讼请求基本得到了法院的认可，可以被视为是一个新的风向标。尽管该判决涉及的产品(美容仪)与本文判决所涉及的产品(电缆标识标签)不同，即涉及的技术细节不同，但是依稀可以看出对于字面侵权原则的适用，法院适当地放缓了判决的标准，对于专利权人而言这或许是个好消息。