诺基亚诉OPPO、一加标准必要专利侵权案

　　一、基本情况

（一）案例信息

　　司法辖区：英国

　　审理机关：英国最高法院EWHC(英格兰和威尔士商业和财产法院——专利法庭)

　　案件编号：HP-2021-000022/[2021] EWHC 2952(Pat)

　　审理法官：Judge Hacon、Richard Meade

　　案件类型：专利

　　纠纷类型：侵权纠纷

　　重点产业：通信技术

　　案件起诉日期：2021年7月1日

　　案件判决日期：2021年11月4日

　　审理结果：驳回OPPO提出的管辖权异议和中止诉讼申请。

（二）涉案知识产权信息

　　原告诺基亚(NOKIA TECHNOLOGIES)拥有多项涉及2G、3G、4G等通信标准的标准必要专利(SEP)，本案涉诉专利为：EP 2070217(为数据非关联控制信道提供多路复用的装置、方法和计算机程序产品，入标ETSI_TS 138 211、ETSI_TS 36.211，标准为5G相关标准和无线电物理信号)，EP 2087626(用于高速下行链路分组接入的附加调制信息信令，入标ETSI_TS 125 212、ETSI_TS 25.212，标准为UMTS和FDD相关标准)，EP 2981103(前导序列的分配，ETSI_TS 138 211、ETSI_TS 136 211和ETSI_TS 36.211，标准为5G和LTE标准)。

　　涉案侵权产品OPPO和一加等品牌的移动手机设备。

（三）涉案当事人信息

　　原告：诺基亚技术公司。

　　被告：(1)一加科技(深圳)有限公司;(2)UNUMPLUS有限公司(OnePlus);(3)广东欧珀移动通信有限公司;(4)欧珀移动英国有限公司;(5)ASCENSION国际有限公司(Realme);(6)Realme移动通信(深圳)有限公司;(7)重庆移动通信有限公司。

　　二、基本案情

（一）案件事实

　　本案案件背景是2021年6月30日诺基亚与OPPO之间的专利许可协议到期，但到期前双方没有就续签方面协商一致，2021年7月1日，诺基亚立即向英国等诸多法院提起对OPPO、一加等的索赔诉讼。

　　2021年7月13日，OPPO向重庆一中法院提起反诉，请求确定诺基亚的许可行为是否符合FRAND原则，并请求重庆一中法院确定专利许可费率。

　　2021年8月3日，OPPO向英国法院申请，请求确定英国对诺基亚的索赔请求无管辖权，并应当暂停诉讼等待重庆法院审判结束。

　　诺基亚在起诉书中主张，自原始许可到期以来，被告一直在实施受英国专利保护的行为，并且未能接受诺基亚FRAND条款下的许可，因此本诉讼侵权。

　　OPPO主张，如果英国法院不暂缓审判，平行审判将浪费司法资源;关于FRAND的问题应当由中国法院审理，因为OPPO在中国获得审判结果更快，如果FRAND条款在中国结算，则比在该司法管辖区更快地获得结果。证明中国的审理速度是基于上海一家律师事务所的合伙人的证据，该合伙人代表OPPO进行费率设定索赔;可以将未来协议条款分为涉及中国的条款与与涉及英国的条款，由英国法院审理涉及英国的部分，涉案侵权产品销售有一半在中国，与英国相关的比例不到0.5%，如果诺基亚希望从在中国定居的条款中剥离出来，诺基亚可以寻求剥离，但规定这些条款不包括在英国的许可。诺基亚随后可以邀请该法院继续进行FRAND审判，但仅限于英国;英国审判本SEP专利诉讼将会更有利于专利持有人，不利于专利实施者。标准必要专利的所有人始终可以选择解决FRAND条款的司法管辖区，以符合其最佳利益，选择对侵犯标准必要专利提起诉讼的司法管辖区。这不公平地加重了有利于标准必要专利所有人的优势，损害了实施者的利益。此外，关于判例法和成文法，OPPO还认为中国最高法院于2021年8月19日在OPPO诉夏普案中裁定，即便在双方未达成合意的情况下，中国法院有权对全球FRAND许可条件拥有管辖权。而欧盟法律不再适用于英国，尤其是经重订的布鲁塞尔条例。上述变化改变了英国法院对裁决全球FRAND许可条件的管辖权。综上，OPPO认为英国高等法院没有对本案的管辖权，但应当先中止诉讼。

　　诺基亚主张，在中国重庆或北京的法院审理许可费率无法解决FRAND相关问题，因为OPPO授予诺基亚的交叉许可不会得到解决，也因为诺基亚授予OPPO的许可中的特许权使用费不会反映交叉许可的适当折扣;诺基亚颁发的许可证设定了专利许可产品范围仅限于OPPO品牌设备，故涉及中国产品的比例没有OPPO主张的大，英国是审理本案恰当适合的法院，由于这些第一和第二原因，无论如何都会在该司法管辖区进行FRAND审判;中国和英国法院审判的问题存在共通性，可以由英国法院审理，在Unwired Planet上诉(Unwired Planet International Ltd v Huawei Technologies Co Ltd[2018] EWCA Civ 2344)中，法院认为不止一组术语可能属于FRAND原则;诺基亚可能在中国得到不公平的审理，损害诺基亚的权益，专利权利人持有人应当拥有优先选择法院的权利，尽管诺基亚会根据中国法律在中国获得正义，但诺基亚会受到在中国设定的特许权使用费低于法院和解的特许权使用费的可能性的损害。换句话说，中止将剥夺诺基亚的合法司法优势。拥有财产权的一方能够选择主张哪项权利，从而选择解决整体争议的司法管辖区是正确的;重庆法院审理案件时只适用了中国法律，应当选择能够适用法国法律的法院设定费率，通过关于失去合法利益的进一步论证，FRAND条款必须根据法国法律解决。诺基亚认为，重庆法院在为许可证制定适当的FRAND费率时将只适用中国法律，诺基亚有权要求适用法国法律的法院设定费率;中国重庆法院确定FRAND条件会使得诺基亚在诉讼中占被动的劣势地位，将必须按照重庆法院制定的条件执行，但重庆法院不具备管辖权，证据显示，一旦重庆法院达成其认为是FRAND的条款，诺基亚将被迫根据这些条款向被告提供许可证，并处以罚款或监禁。不应要求诺基亚在实施此类制裁的司法管辖区解决FRAND争议;诺基亚认为，英国法院的审理速度比中国法院审理得快，重庆法院预估会在两年后才有审判结果，而审判结果的延迟会造成对诺基亚的不利后果，而OPPO等被告将会受益于此，诺基亚认为在费率谈判中，标准必要专利的实施者将谈判的时间拖延得越长，最终的费率就被拉得越低，在审判中的拖延也是对专利持有人不利的，诺基亚对FRAND试验的可能进展速度提出了不同的分析，包括一方面在中国上诉，另一方面在英国上诉。诺基亚依赖于北京一家律师事务所合伙人的证据，该合伙人在费率设定索赔中代表诺基亚。根据诺基亚的分析，关于案情的决定将在两年后在中国做出，而不是在英国。代表诺基亚进行这些诉讼的Bird&Bird合伙人理查德·瓦利(Richard Vary)在证人陈述中解释说，最终结果的延迟会对诺基亚造成损害，并对被告造成相应的利益。他说，这是因为延迟增加了追溯支付的特许权使用费的比例，而且倾向于提出对拖欠特许权使用费的支付适用较低税率的论点。他还说，实施者不需要支付特许权使用费的时间越长，它就越需要通过收取较低的价格来建立市场份额;由于专利涉及的标准文件、双方谈判和许可证都是用的英语作为官方语言，故英国法院的管辖很适当，英语是争议中出现的问题的核心。ETSI文件，双方之间的谈判和可比许可证都是英文的。诺基亚所有预期的证人都会说英语;英国法院审理过大量SEP侵权诉讼、费率判定相关案件，积累了一定经验，而重庆法院没有审理过OPPO所主张的FRAND相关的案件。

（二）判决结果

　　2021年，英国最高法院对案件中OPPO提出的管辖权异议和中止诉讼申请进行了审理，重申英国法院“裁决全球许可条件+禁令”规则，认定英国法院是审理本案的方便法院，有权对本案行使管辖权，驳回OPPO提出的管辖权异议和中止诉讼申请。后续案件将会与中国的重庆法院平行审理。

　　法官推定重庆有案件管辖权。法官还表示，英国脱欧之后，布鲁塞尔一号条例不再适用于英国，没有任何影响。此外，中国最高人民法院在OPPO诉夏普一案中的裁决，即法院主张对解决标准必要专利FRAND许可的全球条款的管辖权，也没有影响本案。

　　三、法律分析

（一）案例特点

　　涉及平行诉讼中法院管辖权方面的要点。这些诉讼是泛欧争端的一部分，其他欧洲国家已经做出了判决。就在最近，海牙地方法院驳回了Oppo的无效主张，并认定该公司侵犯了专利权。在德国，曼海姆和慕尼黑地区法院认定OPPO侵犯了有争议的专利。慕尼黑的决定导致了德国的销售禁令。

　　平行诉讼，指相同当事人就同一争议基于相同事实以及相同目的同时在两个或两个以上的法院进行诉讼的现象。

　　包括以下两种情形：其一是相同当事人的诉讼，即同一原告在内国和外国法院就同一争议对同一被告提起诉讼：其二是相反当事人的诉讼，即同一诉讼标的，内国法院的原告在外国法院又成为被告。因平行诉讼而引起的管辖权冲突是涉外民事诉讼管辖权冲突中最常见的情形。而所谓“先受诉法院管辖原则”，则是指在发生平行诉讼时，原则上应由最先受理案件的法院行使审判管辖权。

（二）法院观点

　　英国法院均没有采纳OPPO和诺基亚的上述观点，英国法院认为，英国最高法院曾经指出一种潜在的解决方案，即建立一个国际公认的法院审理SEP案件，SEP权利人和实施人都必须将双方争议提交该法庭处理，但在国际上协商成立这一解决方案之前，各国法院必须按照各国的现状处理SEP案件。如果他国正在进行平行诉讼，并且有充分的理由确定，中止诉讼可以节省成本并提供极大的便利时，可以考虑下令中止诉讼，但这种情形极少。本案双方当事人提出的考量因素中，没有任何因素使当事人之间的司法平衡倾向于中止或不中止，因此，在重庆法院审理SEP全球许可条件期间，将不批准中止本案诉讼。

　　针对OPPO提出的管辖权异议申请及主张，英国法院认为，在康文森诉华为、中兴案的管辖权异议中英国最高法院在一项判决中解释称，英国法院是方便管辖法院的前提是没有证据表明其他可以审理争议的法院，中国法院无权裁决FRAND全球许可条款，至少在双方未同意的情况下中国法院无权对此进行裁决，但中国最高法院在OPPO诉夏普案中根据五个因素确定了对SEP全球许可条款行使管辖权，因此，在本案中存在一个可以裁决SEP全球许可条件的中国法院。被告已经突破英国最高法院裁定康文森诉华为、中兴案管辖权异议中确定的“必须有一个可替代的司法管辖权”的这一障碍的限制。

　　英国法院对被告行使管辖权直接源自经重订的布鲁塞尔条例第4(1)条的规定，根据本条例，对居住在某一成员国的人士提起诉讼的，应向该成员国的法院提起诉讼，无需考虑被诉人士的国籍。在康文森诉华为、中兴案中，英国上诉法院认为，由于英国被告必须在英国被起诉，因此不将案件分拆审理更为合理，如果对非英国被告的起诉也在英国审理，就可以避免将案件分拆，这也是方便法院评估中需要考虑的一个因素。在《布鲁塞尔公约》及其后续公约生效期间，方便法院原则继续适用于英国法律。将FRAND问题从SEP侵权、有效性问题中剥离出来，可能会引发不同的观点之争。

　　英国最高法院在康文森诉华为、中兴案中对这一问题进行了讨论，特别注意到在确定合适的审理法院之前，对涉案争议准确定性的重要性。英国法院在康文森诉华为、中兴案中认定，争议涉及英国专利，这是一个实质问题，而不是形式问题。争议解决将涉及确定英国专利的侵权性、必要性和有效性问题，英国法院显然是审理该争议最合适的法院，实际上也是唯一可能的法院。具体到诺基亚诉OPPO案，诺基亚在本案中的主张与康文森诉华为、中兴案中康文森的主张及案件争议定性方式完全相同，由于本案中的争议以同样的方式被恰当定性，就方便法院原则而言，英国法院是该争议的合理诉讼地法院。

　　四、经验启示

（一）警惕诺基亚等实体业务式微衰落的国际厂商

　　诺基亚近年来手机终端业务逐渐衰落，并将自己的相关业务已经卖给了微软、HMDGlobal等公司，专利诉讼收益转而成为其大笔业务额。近几年，诺基亚向三星、苹果、HTC、黑莓等手机公司都发起了系列诉讼站，其诉讼业务已经逐渐体系化和熟练，但背后的基础是其前期对通信领域投入的研发与SEP数量、同族的积累。根据其2020年年报，诺基亚在20年间，在创新和标准化的研发支出达到1290亿欧元，诺基亚的专利授权是苹果的7倍、HTC的8倍。此外，据中国信通院知识产权中心2022年4月公布的5G专利排行显示，诺基亚的5G专利族占比为7.6%。《全球5G专利活动报告(2022年)》数据显示，全球有效专利族数量中，诺基亚排名第六位，占比显示同样是7.6%。

　　收取许可费、签订专利合作协议成为了诺基亚、爱立信等公司的主要收入来源之一。诺基亚此前就曾经公开表示称，在2016年-2018年的两年间，诺基亚通过专利获得的现金收入便超过了13亿欧元。

　　而这也引发了专利流氓现象，中国相关行业公司应当引起警惕，如果诺基亚等公司将手中的专利转让给不从事技术研发的NPE公司，那么专利的权利将只通过诉讼实现。

　　专利诉讼往往是旷日持久的诉讼战争，在起诉、审判后，被告还是会选择不断上诉，时间上也会拉长，但这种被告是具备资本、诉讼等经验实力的，因为诉讼的成本也很高。

　　从专利实施者的角度，应当准备好诉讼应对。应当考虑包括英国在内的全球视角下的制度了解与诉讼预备等。

（二）优化中国企业国内国际

　　具体企业的做法可以参考华为，早在1995年，华为就成立了知识产权部门，但直到2000年中国加入WTO之后，才真正意识到知识产权的重要作用。那时，华为还没有太多技术积累，产品中应用了很多别人的专利，拥有这些专利的企业找上门来要收取专利许可费。国外企业要求以1%-5%的产品销售收入作为专利许可费，几十家企业来找华为要钱，产品就没有了利润。

　　当时他们做了两个决定：一方面主动找这些企业谈判，交纳专利许可费;另一方面投入更多用于研发，拼命进行技术积累。仅仅5年之后，华为的技术积累就让其实现了与通信行业的世界级大佬平等对话。如何让知识产权转化成现金流?可以把自己的专利拿出来，与其他企业进行交叉许可。